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El color como marca: Secondary meaning

Toda la vida han existido una serie de marcas/productos que hemos distinguido por el color, la mítica crema Nivea original o el triángulo de “El Corte inglés”. Sobra decir que esto dota a esas marcas de una ventaja sobrevenida puesto que han conseguido algo que muy pocos consiguen: La asociación directa por parte del consumidor de ese producto/marca a un color determinado.

 Pero ¿Y si de repente un listo llega y utiliza ese mismo color en sus productos? Ese color tan identificativo de la marca en cuestión… ¿Se podría? O por el contrario ¿Se estaría violando un derecho de exclusiva sobre ese color tan significativo? … es un tema muy controvertido, y es que, la función fundamental de una marca, de un signo distintivo, consiste en diferenciar los productos y servicios de una empresa con respecto a los de los competidores, es la identidad de la empresa dentro del mercado, DE AHÍ que se saquen las garras cuando algún listillo te intenta “robar”. De ahí la importancia de su protección, para impedir su uso por terceros.

pantone

Fuente: Google

 

 Las respuestas a esas preguntas solo requieren un rápido skim&scan de nuestra Ley de Marcas (en adelante “LM”) para toparse con lo que puede ser protegido como derecho de exclusiva y lo que no.

 En primer lugar, en el artículo 4 LM encontramos la definición de marca “todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras” y engloba lo que pueden denominarse “Marcas tradicionales” que son las representadas por letras, números o palabras (denominativas), por imágenes (figurativas) o por una combinación de ambas (mixtas), sin embargo a raíz del desarrollo de nuevas estrategias de significación en el mercado se han comenzado a establecer una serie de “Marcas no convencionales”, esto es que se contempla la posibilidad de registrar marcas de tipo sonoro y tridimensional, y dejando la puerta abierta a otro tipo de signos siempre que:

  1. Posean carácter distintivo
  2. Sean susceptibles de representación gráfica.

En resumen y según la LM: la respuesta es si, el color puede ser objeto de derecho de exclusiva como marca.

Sin embargo, no es tan fácil, y nunca debería serlo… aunque pensemos que existen INFINIDAD de tonalidades de un mismo color, impedir la utilización de este en el mercado es una cosa bastante seria, de hecho, y como veremos más adelante, lejos de beneficiar la libre competencia, la puede llegar a asfixiar sobremanera.

Años atrás esta posibilidad era impensable ya que se consideraba que ese otorgamiento, ese derecho de exclusiva sobre una tonalidad específica, supondría una ventaja competitiva desmesurada y obstruccionista. Pero como todo,  los tiempos cambian – para bien o para mal – y tal y como está previsto por el derecho de la UE nos adaptamos a su corriente normativa mucho más aperturista en este aspecto, en concreto a la Directiva 89/104/CEE, al Convenio de París y al ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio. Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994). Pues bien, la postura mayoritaria dentro de la UE sostenía – y sostiene – que un color puede perfectamente diferenciar los productos y servicios de una empresa (como está comprobado), y como prueba de esta creencia resulta muy ilustrativo citar la conocida STCE, de 6 de mayo de 2003, en el caso Libertel Groep BV Vs Beneleux-Merkenbureau., la que brevemente defiende que para que el color tenga carácter distintivo (requisito indispensable para su registro)

ha de ser relacionado por el consumidor con el origen empresarial y no con la ornamentación o elementos naturales de un producto concreto” como el naranja para los zumos por ejemplo.

La OAMI, apelando al aperturismo en su máximo exponente en esta cuestión, considera que al no existir diferentes criterios de apreciación para los diversos tipos de marcas [entiéndase denominativas, mixtas, tridimensionales], no es procedente aplicar criterios más rigurosos o imponer requisitos más estrictos al apreciar el carácter distintivo de las marcas de color que los que se aplican a otras categorías. Vamos, que no hay que discriminarlas a las pobres.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y es que, aunque no se les apliquen criterios más restrictivos (supuestamente) a las marcas de color, la dificultad radica en los requisitos de registro de signos distintivos en general ya son bastante interesantes – por llamarlos de alguna manera – con que, para el tema del color más, no por discriminarle, si no por las características intrínsecas que lleva aparejada esta opción de signo distintivo. Los requisitos son:

  1. Estar perfectamente delimitado-  bien sea mediante una muestra depositada o por referencia a un código de colores admitido, siendo el más usual la guía de colores Pantone Matching System – y que sea susceptible de representación gráfica. Pretende evitar una sobreprotección de tonalidades cercanas o una monopolización del color.
  2. Acreditar que dicho color ha adquirido distintividad para los productos y servicios que designa. Capacidad distintiva. Esto sin duda, es lo más divertido.
  3. No deben incurrir en la prohibición absoluta del artículo 7.1.f del Reglamento Comunitario de Marcas, de ser contrarias al orden público o las buenas costumbres.
  4. No deben incurrir en otras prohibiciones – tanto absolutas ( art.5 LM) como relativas (art.6 LM). Que podéis consultar aquí.

VALE. Estaréis de acuerdo conmigo en que cumplir los requisitos nº1, nº3 (y nº4) es relativamente asequible, pero… ¿qué pasa con en nº2? ¿Cómo pruebas que un color es distintivo de por sí? Siendo honestos, un color NO es distintivo de por sí, sobretodo teniendo en cuenta lo citado en la Sentencia del TCE – un color verde para la hierba – … esto solo puede significar que el color ADQUIERE con los años y el dinero que la empresa en cuestión se quiera gastar en marketing ese carácter distintivo tan deseado, esto es el SECONDARY MEANING (o distintividad sobrevenida) y supone que ese producto/compañía en cuestión es plenamente identificado por el público en el mercado, atribuyéndole al color una procedencia empresarial única (art. 5.2 LM).

Es un concepto importante a la hora de pretender registrar un color como marca dado que, si este cuenta con una implantación insuficiente supone que no se ha consolidado en la mente del consumidor por lo que, la distintividad no se encuentra por ningún lado por lo que NO HAY REGISTRO QUE VALGA (art. 5.1 LM).

¿Cómo se valora la distintividad sobrevenida?

Ha de ser valorada respecto del país donde pretende registrarse como marca – aún cuando si que ha existido registro en otros países -. Además ha de ser un color limitado a una serie de productos o servicios muy específicos y no a una gran cantidad de los mismos, por que en ese caso, sí que sería una obstrucción absoluta en el mercado y supondría un monopolio del color.

Esta dificultad de registro se contempla en la jurisprudencia actual ¿Cuáles son los motivos fundamentales para otorgar un color como marca? ¿Y para denegarlo?

Procedimiento de registro de marca arts.11 y ss LM.

Casos denegatorios del color como marca

En primer lugar abordaremos la conocidísima batalla nacional por el color naranja de Orange vs JazztelPantone 151.

Así, a bote pronto, el cuadrado de color naranja – dentro del sector de las compañías telefónicas – se asocia de forma general a Orange, sin embargo, al solicitar este su registro, la competidora directa Jazztel se interpuso en el mismo – mediante recurso contencioso orange-jazzteladministrativo contra el acuerdo de octubre de 2008 de la OEPM -alegando su derecho a utilizar este mismo color en sus comunicaciones comerciales.

Esto supuso que la solicitud de registro acabó en el TSJ de Madrid, anulando el mismo. Y por supuesto, la compañía solicitante no dudó en recurrir al Supremo, el que, el la ST de 2 de Diciembre de 2013 coincidió con su predecesor al defender que este color naranja carecía de distintividad en sí mismo.

Los motivos alegados por el TS, below.

  • El color naranja de Orange es uno más de los usuales en el mercado y, por tanto, debe quedar abierto a su uso por todos los operadores económicos. El interés general se opone a restringir la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios análogos, como es el caso de Jazztel” . 
  • Carecía de carácter distintivo ya que no se había probado la identificación de los consumidores con la procedencia empresarial del color a Orange.
  • En relación a la forma de la marca el TS alegaba que era una figura geométrica muy simple y trivial sin aportar distintividad alguna, ya que la relevancia no era la forma si no el color.

 A tenor de esta situación en lo referido a la forma geométrica banal carecedora de toda distintividad, es conveniente citar la Sentencia del TGUE del 9 de diciembre de 2010 ( asunto T-282/2009 Rec. 2010 II-0064) en el caso Fédération internationale des logis contra la OAMI por la que se rechazó el registro de una marca figurativa consistente en un cuadrado de fondo verde basándose en el mismo argumento que el que utiliza el TS en el caso de Orange. Y esque esto se basa en la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 18 de abril de 20123 [TJCE 2013/259], donde se afirma que la adquisición de carácter distintivo puede resultar bien del uso de un fragmento de una marca registrada como parte de ésta, bien del uso de una marca distinta en combinación con una marca registrada.

 Lo mismo sucedió con la marca de bebidas espirituosas Bombay Sapphire en relación al color azul zafiro – Pantone 306-C – pronunciándose negativamente el Tribunal Supremo (Sala Primero de lo Civil) en la Sentencia núm. 95/2015 desestimando la notoriedad del color como marca.

Este asunto fue tratado de una forma diferente al anterior. En la sentencia se presentan datos como el crecimiento de las ventas de la botella de Bombay Sapphire en los últimos años en el mercado español, el aumento de la cuota de mercado, la inversión en la actividad de promoción y difusión publicitaria… Además ofrece ejemplos de la utilización del color en diferentes bebidas como por ejemplo comercializa ginebra con otros colores, como el negro (HendrickŽs) y el verde (GordonŽs o Tanqueray), que fue la primera en emplear ese color en la década de los 90 para ginebras Premium y que tras esto, otras empresas empezaron a utilizar ese color.

En primera instancia se determinó que no existía prueba suficiente que permita entender que el uso del color azul zafiro por Bacardí en los envases de su ginebra Bombay haya servido para transmitir información  en relación con el origen empresarial del producto. Reconoce que hay un uso abundante de la tonalidad azul en la actividad publicitaria de la ginebra Bombay, pero actúa como refuerzo de la forma como se presenta al público (una botella de forma característica y de color azul, tal y como además está registrada como marca con forma tridimensional). Esto no es suficiente. En consecuencia, niega que Bacardí sea titular de una marca notoria no registrada consistente en el color azul zafiro, aplicado a ginebras, por lo que le niega la protección pretendida al amparo del art. 34.5 LM – exclusividad de uso de marca notoria –  , en relación con el art. 34.2.b) LMprohibiciones de utilización de marca registrada a terceros de su uso en el tráfico económico .
La sentencia, después de reconocer que las marcas que contienen una forma tridimensional de la botella azul de ginebra Bombay son notorias, niega que lo sea por sí solo el color azul.

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Fuente: Google

En apelación, se dictó básicamente lo mismo, pero no se quedó la cosa ahí, ya que la empresa comercializadora de Bombay se dispuso a interponer recurso extraordinario por infracción procesal.

No quiero entrar en planteamientos procesales porque acabaría escribiendo un TFG, lo que interesa es que el tribunal concluyó que ( en relación con los arts, 34.2.b), 34.5, y 8 LM) la sentencia recurrida NO niega que un color, en este caso, el azul zafiro, pueda llegar a constituir por sí sólo una marca, pero sí que en este caso en que no está registrada, haya adquirido la condición de marca notoria.
Se cita el caso Libertel antes mencionado y continua defendiendo que para apreciar el carácter distintivo como marca de un color determinado, es necesario tener en cuenta el interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo o servicios del mismo tipo (…)”; y “que, en relación con la percepción del público pertinente, la marca sea apropiada para identificar el producto o servicio para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial. Apoya estos argumentos en que, aunque Bombay fue la primera en emplear una botella con color azul para ginebra en 1994, muchas otras empresas han empezado a comercializar botellas azules, y de hecho, actualmente en el mercado español la utilización del color azul en distintas tonalidades como elemento característico de botellas (entre otras, Larios 12, MG Master, Blue Ribbon, Gin Magellan, Citadelle, Blue Coat, Eaton Blue Gin, Zephyr Blue, Imagin…., o con colorante azul, The London Gin nº 1 Original Blue Gin);

Pero sin duda, LO MAS IMPORTANTE, era que un elevado porcentaje (sobre el 70%) de personas mayores de 18 años consumidores en los últimos 12 meses (a contar desde la sentencia de primera instancia) de alguna bebida alcohólica no asocian el color azul pantone 306-C con una marca de ginebra y sólo un 0,7% lo asocian con la marca Bombay, y es que, en lo relativo al concepto “conocimiento notorio por parte del público” – según la STJUE de 6 de octubre de 2009, C-301/07 – debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca comunitaria conoce esta marca y para ello se tomará en consideración la cuota de mercado, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla.

En la Sentencia también se hace referencia al riesgo de confusión y de aprovechamiento de la reputación ajena. Interesantes, pero los comentaré en otro post distinto.

Por último, otro caso muy interesante es el del Banco Santander Vs las cajas de ahorro alemanas Sparkassen, un lalogosantander1rgo proceso que comenzó en el Tribunal Federal de Patentes de Alemania, terminando en el Tribunal Supremo Aleman (BGH). En este caso se trata más bien de una solicitud de nulidad de marca desprovista de carácter distintivo – el color rojo nº13 del sistema HKS– que será nula si no se demuestra que había adquirido carácter distintivo antes de la presentación de solicitud de registro. Os dejo el link de la noticia por si os interesa.

Casos más optimistas con la protección del color

Tras leer estos argumentos y sentencias parece que resulta IMPOSIBLE registrar un color como marca, a pesar de gastarte millones y millones en promoción… sin embargo esto no es así y os pongo unos cuantos ejemplos.

Nivea logo.svgLa mítica crema NIVEA es “dueña” – por el momento – de su color azul – en concreto el pantone 280 C – para desgracia de la marca DOVE. El Tribunal Supremo Alemán dio la razón a Nivea en julio del 2015 contradiciendo la Sentencia del Tribunal anterior ¿Porqué? Os pongo en situación:

  • Nivea lleva utilizando ese color desde 1925
  • Más de un 50% del público asocia este color con Nivea, considerándolo asi una marca renombrada

DOVE alegaba que este “monopolio del azul” era injusto pues suponía un perjuicio en materia competitiva al ser utilizado por decenas de competidores combinado de diferentes maneras, y defendía una mayor restrictividad en estos casos exigiendo que al menos debía ser asociado por parte del 75% del público (argumento que se utilizó por el Tribunal de Patentes en el 2013 dandole la razón a DOVE).

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Fuente: Google

De momento somos optimistas, pero no hay duda de que el asunto podrá acabar con mucha probabilidad a ser decidido por el TJUE. ESTAREMOS ATENTOS.

Por otro lado, con un color un poco más especial, nos encontramos con la lucha por el lila – Pantone 2685C, adoro ese color – de MILKA vs CADBURY, en la que ha salido ganando la vaquita de nuestros anuncios de por las tardes en Antena3.

Todo este barullo por el color lila comenzó en 2006, cuando Milka inició procedimientos judiciales para obligar a la firma de chocolate Bariloche a dejar de utilizar los envoltorios de color lila, ya que consideró que el uso intenso y notorio, en el rubro golosinas a base de chocolates de este color, provoca que el consumidor crea inmediatamente que todo producto que lleva ese color en forma predominante proviene del mismo origen (podría decirse que se basaba en un riesgo de asociación por parte del consumidor). Se rechazó puesto que los tribunales consideraron que la sola circunstancia de compartir el color lila no genera aproximación alguna, pues se diluye ante la diferencia generada por la presencia del resto de las palabras y su componente figurativo

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Fuente: Googl

Y es que se trata de un color muy discutido ya que el 2011 Krft – propiedad de Carbury – ganó, un año después Nestlé recovó la sentencia pero volvió a perder.

Tras 5 añazos de litigios la justicia británica le ha dado la razón a Nestle al dictaminar que cualquier fabricante tiene derecho a envolver sus chocolates con papel púrpura, ya que la pretensión de cadbury iría en contra de los principios de igualdad, ofreciendo una ventaja competitiva» a la marca británica «y una desventaja a Nestlé y sus otros competidores»

Por último, pero no por ello menos importante, y como no podía ser de otra manera tratándose de un blog de “Derecho de la moda” está el caso LOUBUTIN vs YVES SAINT LAURENT en conflicto por la suela roja –Pantone 18.1663TP – de los zapatos, la cual, según Loubutin había adquirido distintividad sobrevenida como signo distintivo.

 En un primer momento se le dio la razón a Yves – quien había comercializado un zapato completamente rojo, incluida la suela – sin embargo Loubutin – que tenía registrada este color en la suela como signo distintivo desde 2008 – recurrió y finalmente el Tribunal de 2ª Instancia de Nueva York revirtió parcialmente esta decisión en su sentencia de septiembre de 2012 argumentando que la marca registrada de Christian Louboutin es válida y debe ser respetada excepto en lo que se refiere a zapatos monocromáticos.

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Fuente: Googl

Estos últimos años han existido infinidad de casos – pero me es imposible analizarlos todos – en los que se han debatido por proteger un color o unas combinaciones de colores como marca, por ejemplo Lindt & Sprüngli trató sin éxito de proteger la forma de su conejo envuelto en papel dorado y una cinta roja al cuello, sin embargo, otras compañías como Ferrari o ING,  han conseguido ese sueño de toda empresa de tener el uso exclusivo de un color como marca en sí misma.