marcas notorias

El éxito: Obtener el color como marca. Cómo y porqué

En post anteriores hemos visto a empresas argumentar y argumentar su derecho a obtener un derecho de exclusiva sobre el color que – según ellas – las distinguía en el mercado pero… tras leer argumentos de sentencias denegatorias hace sentir y pensar que finalmente, el color como marca es una palabrería aperturista y que en la práctica resulta imposible, aun cuando inviertes millones y millones en estrategias de publicidad. Pero la esperanza es lo último que se pierde y solo algunos bienaventurados han logrado esa dicha, ese poder, esa ventaja competitiva.

images-1.jpegCuando recalcábamos al explicar la asociación del consumidor al color en anteriores artículos, se destacó NIVEA como prácticamente dueña de ese color azul “nivea” (no se me ocurre ningún adjetivo más: pista nº1), vamos, para ser técnicos: el Pantone 280 C.

El mercado de la belleza y el cuidado personal está repleto de empresas competidoras de Nivea que venden milagros hidratantes, y es fácil pensar en una directamente: Dove.

 

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El caso TOUS: La Teoría del Vínculo

 

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Fuente: Google

Hablemos de desvergüenzas y verdades. ¿Quién no ha tenido alguna vez algo con el osito de TOUS, pero que no era de TOUS? Por error, por desconocimiento, dan igual las razones pero la verdad es que – y con mucho dolor en el corazón – la gran mayoría lo hemos tenido.

Es EXTREMADAMENTE fácil conseguirlo ¿no creéis?. Año tras año podemos ver como en los puestecitos de las playas o en la mismísima Gran Vía bolsos con ositos por doquier, carteras, pañuelos etc. – entre otras marcas – y a pesar de la lucha contra las falsificaciones que existe en España, no parece que sea suficiente…

Sin embargo, cometeríamos un error si pensáramos que es únicamente el escurridizo TOP manta el movimiento que comete ilícitos sobre marcas protegidas – falsificaciones vaya – ya que existen compañías perfectamente legalizadas, con su nombre y su razón social, inscritas en su Registro Mercantil que – por a o por b – deciden “presuntamente” actuar con el mismo “Modus operandi”. O por lo menos eso parece. (más…)

El color como marca: Secondary meaning

Toda la vida han existido una serie de marcas/productos que hemos distinguido por el color, la mítica crema Nivea original o el triángulo de “El Corte inglés”. Sobra decir que esto dota a esas marcas de una ventaja sobrevenida puesto que han conseguido algo que muy pocos consiguen: La asociación directa por parte del consumidor de ese producto/marca a un color determinado.

 Pero ¿Y si de repente un listo llega y utiliza ese mismo color en sus productos? Ese color tan identificativo de la marca en cuestión… ¿Se podría? O por el contrario ¿Se estaría violando un derecho de exclusiva sobre ese color tan significativo? … es un tema muy controvertido, y es que, la función fundamental de una marca, de un signo distintivo, consiste en diferenciar los productos y servicios de una empresa con respecto a los de los competidores, es la identidad de la empresa dentro del mercado, DE AHÍ que se saquen las garras cuando algún listillo te intenta “robar”. De ahí la importancia de su protección, para impedir su uso por terceros.

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Fuente: Google

 

 Las respuestas a esas preguntas solo requieren un rápido skim&scan de nuestra Ley de Marcas (en adelante “LM”) para toparse con lo que puede ser protegido como derecho de exclusiva y lo que no.

 En primer lugar, en el artículo 4 LM encontramos la definición de marca “todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras” y engloba lo que pueden denominarse “Marcas tradicionales” que son las representadas por letras, números o palabras (denominativas), por imágenes (figurativas) o por una combinación de ambas (mixtas), sin embargo a raíz del desarrollo de nuevas estrategias de significación en el mercado se han comenzado a establecer una serie de “Marcas no convencionales”, esto es que se contempla la posibilidad de registrar marcas de tipo sonoro y tridimensional, y dejando la puerta abierta a otro tipo de signos siempre que:

  1. Posean carácter distintivo
  2. Sean susceptibles de representación gráfica.

En resumen y según la LM: la respuesta es si, el color puede ser objeto de derecho de exclusiva como marca.

Sin embargo, no es tan fácil, y nunca debería serlo… aunque pensemos que existen INFINIDAD de tonalidades de un mismo color, impedir la utilización de este en el mercado es una cosa bastante seria, de hecho, y como veremos más adelante, lejos de beneficiar la libre competencia, la puede llegar a asfixiar sobremanera.

Años atrás esta posibilidad era impensable ya que se consideraba que ese otorgamiento, ese derecho de exclusiva sobre una tonalidad específica, supondría una ventaja competitiva desmesurada y obstruccionista. Pero como todo,  los tiempos cambian – para bien o para mal – y tal y como está previsto por el derecho de la UE nos adaptamos a su corriente normativa mucho más aperturista en este aspecto, en concreto a la Directiva 89/104/CEE, al Convenio de París y al ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio. Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994). Pues bien, la postura mayoritaria dentro de la UE sostenía – y sostiene – que un color puede perfectamente diferenciar los productos y servicios de una empresa (como está comprobado), y como prueba de esta creencia resulta muy ilustrativo citar la conocida STCE, de 6 de mayo de 2003, en el caso Libertel Groep BV Vs Beneleux-Merkenbureau., la que brevemente defiende que para que el color tenga carácter distintivo (requisito indispensable para su registro)

ha de ser relacionado por el consumidor con el origen empresarial y no con la ornamentación o elementos naturales de un producto concreto” como el naranja para los zumos por ejemplo.

La OAMI, apelando al aperturismo en su máximo exponente en esta cuestión, considera que al no existir diferentes criterios de apreciación para los diversos tipos de marcas [entiéndase denominativas, mixtas, tridimensionales], no es procedente aplicar criterios más rigurosos o imponer requisitos más estrictos al apreciar el carácter distintivo de las marcas de color que los que se aplican a otras categorías. Vamos, que no hay que discriminarlas a las pobres.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y es que, aunque no se les apliquen criterios más restrictivos (supuestamente) a las marcas de color, la dificultad radica en los requisitos de registro de signos distintivos en general ya son bastante interesantes – por llamarlos de alguna manera – con que, para el tema del color más, no por discriminarle, si no por las características intrínsecas que lleva aparejada esta opción de signo distintivo. Los requisitos son:

  1. Estar perfectamente delimitado-  bien sea mediante una muestra depositada o por referencia a un código de colores admitido, siendo el más usual la guía de colores Pantone Matching System – y que sea susceptible de representación gráfica. Pretende evitar una sobreprotección de tonalidades cercanas o una monopolización del color.
  2. Acreditar que dicho color ha adquirido distintividad para los productos y servicios que designa. Capacidad distintiva. Esto sin duda, es lo más divertido.
  3. No deben incurrir en la prohibición absoluta del artículo 7.1.f del Reglamento Comunitario de Marcas, de ser contrarias al orden público o las buenas costumbres.
  4. No deben incurrir en otras prohibiciones – tanto absolutas ( art.5 LM) como relativas (art.6 LM). Que podéis consultar aquí.

VALE. Estaréis de acuerdo conmigo en que cumplir los requisitos nº1, nº3 (y nº4) es relativamente asequible, pero… ¿qué pasa con en nº2? ¿Cómo pruebas que un color es distintivo de por sí? Siendo honestos, un color NO es distintivo de por sí, sobretodo teniendo en cuenta lo citado en la Sentencia del TCE – un color verde para la hierba – … esto solo puede significar que el color ADQUIERE con los años y el dinero que la empresa en cuestión se quiera gastar en marketing ese carácter distintivo tan deseado, esto es el SECONDARY MEANING (o distintividad sobrevenida) y supone que ese producto/compañía en cuestión es plenamente identificado por el público en el mercado, atribuyéndole al color una procedencia empresarial única (art. 5.2 LM).

Es un concepto importante a la hora de pretender registrar un color como marca dado que, si este cuenta con una implantación insuficiente supone que no se ha consolidado en la mente del consumidor por lo que, la distintividad no se encuentra por ningún lado por lo que NO HAY REGISTRO QUE VALGA (art. 5.1 LM).

¿Cómo se valora la distintividad sobrevenida?

Ha de ser valorada respecto del país donde pretende registrarse como marca – aún cuando si que ha existido registro en otros países -. Además ha de ser un color limitado a una serie de productos o servicios muy específicos y no a una gran cantidad de los mismos, por que en ese caso, sí que sería una obstrucción absoluta en el mercado y supondría un monopolio del color.

Esta dificultad de registro se contempla en la jurisprudencia actual ¿Cuáles son los motivos fundamentales para otorgar un color como marca? ¿Y para denegarlo?

Procedimiento de registro de marca arts.11 y ss LM.

Casos denegatorios del color como marca

En primer lugar abordaremos la conocidísima batalla nacional por el color naranja de Orange vs JazztelPantone 151.

Así, a bote pronto, el cuadrado de color naranja – dentro del sector de las compañías telefónicas – se asocia de forma general a Orange, sin embargo, al solicitar este su registro, la competidora directa Jazztel se interpuso en el mismo – mediante recurso contencioso orange-jazzteladministrativo contra el acuerdo de octubre de 2008 de la OEPM -alegando su derecho a utilizar este mismo color en sus comunicaciones comerciales.

Esto supuso que la solicitud de registro acabó en el TSJ de Madrid, anulando el mismo. Y por supuesto, la compañía solicitante no dudó en recurrir al Supremo, el que, el la ST de 2 de Diciembre de 2013 coincidió con su predecesor al defender que este color naranja carecía de distintividad en sí mismo.

Los motivos alegados por el TS, below.

  • El color naranja de Orange es uno más de los usuales en el mercado y, por tanto, debe quedar abierto a su uso por todos los operadores económicos. El interés general se opone a restringir la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios análogos, como es el caso de Jazztel” . 
  • Carecía de carácter distintivo ya que no se había probado la identificación de los consumidores con la procedencia empresarial del color a Orange.
  • En relación a la forma de la marca el TS alegaba que era una figura geométrica muy simple y trivial sin aportar distintividad alguna, ya que la relevancia no era la forma si no el color.

 A tenor de esta situación en lo referido a la forma geométrica banal carecedora de toda distintividad, es conveniente citar la Sentencia del TGUE del 9 de diciembre de 2010 ( asunto T-282/2009 Rec. 2010 II-0064) en el caso Fédération internationale des logis contra la OAMI por la que se rechazó el registro de una marca figurativa consistente en un cuadrado de fondo verde basándose en el mismo argumento que el que utiliza el TS en el caso de Orange. Y esque esto se basa en la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 18 de abril de 20123 [TJCE 2013/259], donde se afirma que la adquisición de carácter distintivo puede resultar bien del uso de un fragmento de una marca registrada como parte de ésta, bien del uso de una marca distinta en combinación con una marca registrada.

 Lo mismo sucedió con la marca de bebidas espirituosas Bombay Sapphire en relación al color azul zafiro – Pantone 306-C – pronunciándose negativamente el Tribunal Supremo (Sala Primero de lo Civil) en la Sentencia núm. 95/2015 desestimando la notoriedad del color como marca.

Este asunto fue tratado de una forma diferente al anterior. En la sentencia se presentan datos como el crecimiento de las ventas de la botella de Bombay Sapphire en los últimos años en el mercado español, el aumento de la cuota de mercado, la inversión en la actividad de promoción y difusión publicitaria… Además ofrece ejemplos de la utilización del color en diferentes bebidas como por ejemplo comercializa ginebra con otros colores, como el negro (HendrickŽs) y el verde (GordonŽs o Tanqueray), que fue la primera en emplear ese color en la década de los 90 para ginebras Premium y que tras esto, otras empresas empezaron a utilizar ese color.

En primera instancia se determinó que no existía prueba suficiente que permita entender que el uso del color azul zafiro por Bacardí en los envases de su ginebra Bombay haya servido para transmitir información  en relación con el origen empresarial del producto. Reconoce que hay un uso abundante de la tonalidad azul en la actividad publicitaria de la ginebra Bombay, pero actúa como refuerzo de la forma como se presenta al público (una botella de forma característica y de color azul, tal y como además está registrada como marca con forma tridimensional). Esto no es suficiente. En consecuencia, niega que Bacardí sea titular de una marca notoria no registrada consistente en el color azul zafiro, aplicado a ginebras, por lo que le niega la protección pretendida al amparo del art. 34.5 LM – exclusividad de uso de marca notoria –  , en relación con el art. 34.2.b) LMprohibiciones de utilización de marca registrada a terceros de su uso en el tráfico económico .
La sentencia, después de reconocer que las marcas que contienen una forma tridimensional de la botella azul de ginebra Bombay son notorias, niega que lo sea por sí solo el color azul.

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Fuente: Google

En apelación, se dictó básicamente lo mismo, pero no se quedó la cosa ahí, ya que la empresa comercializadora de Bombay se dispuso a interponer recurso extraordinario por infracción procesal.

No quiero entrar en planteamientos procesales porque acabaría escribiendo un TFG, lo que interesa es que el tribunal concluyó que ( en relación con los arts, 34.2.b), 34.5, y 8 LM) la sentencia recurrida NO niega que un color, en este caso, el azul zafiro, pueda llegar a constituir por sí sólo una marca, pero sí que en este caso en que no está registrada, haya adquirido la condición de marca notoria.
Se cita el caso Libertel antes mencionado y continua defendiendo que para apreciar el carácter distintivo como marca de un color determinado, es necesario tener en cuenta el interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo o servicios del mismo tipo (…)”; y “que, en relación con la percepción del público pertinente, la marca sea apropiada para identificar el producto o servicio para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial. Apoya estos argumentos en que, aunque Bombay fue la primera en emplear una botella con color azul para ginebra en 1994, muchas otras empresas han empezado a comercializar botellas azules, y de hecho, actualmente en el mercado español la utilización del color azul en distintas tonalidades como elemento característico de botellas (entre otras, Larios 12, MG Master, Blue Ribbon, Gin Magellan, Citadelle, Blue Coat, Eaton Blue Gin, Zephyr Blue, Imagin…., o con colorante azul, The London Gin nº 1 Original Blue Gin);

Pero sin duda, LO MAS IMPORTANTE, era que un elevado porcentaje (sobre el 70%) de personas mayores de 18 años consumidores en los últimos 12 meses (a contar desde la sentencia de primera instancia) de alguna bebida alcohólica no asocian el color azul pantone 306-C con una marca de ginebra y sólo un 0,7% lo asocian con la marca Bombay, y es que, en lo relativo al concepto “conocimiento notorio por parte del público” – según la STJUE de 6 de octubre de 2009, C-301/07 – debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca comunitaria conoce esta marca y para ello se tomará en consideración la cuota de mercado, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla.

En la Sentencia también se hace referencia al riesgo de confusión y de aprovechamiento de la reputación ajena. Interesantes, pero los comentaré en otro post distinto.

Por último, otro caso muy interesante es el del Banco Santander Vs las cajas de ahorro alemanas Sparkassen, un lalogosantander1rgo proceso que comenzó en el Tribunal Federal de Patentes de Alemania, terminando en el Tribunal Supremo Aleman (BGH). En este caso se trata más bien de una solicitud de nulidad de marca desprovista de carácter distintivo – el color rojo nº13 del sistema HKS– que será nula si no se demuestra que había adquirido carácter distintivo antes de la presentación de solicitud de registro. Os dejo el link de la noticia por si os interesa.

Casos más optimistas con la protección del color

Tras leer estos argumentos y sentencias parece que resulta IMPOSIBLE registrar un color como marca, a pesar de gastarte millones y millones en promoción… sin embargo esto no es así y os pongo unos cuantos ejemplos.

Nivea logo.svgLa mítica crema NIVEA es “dueña” – por el momento – de su color azul – en concreto el pantone 280 C – para desgracia de la marca DOVE. El Tribunal Supremo Alemán dio la razón a Nivea en julio del 2015 contradiciendo la Sentencia del Tribunal anterior ¿Porqué? Os pongo en situación:

  • Nivea lleva utilizando ese color desde 1925
  • Más de un 50% del público asocia este color con Nivea, considerándolo asi una marca renombrada

DOVE alegaba que este “monopolio del azul” era injusto pues suponía un perjuicio en materia competitiva al ser utilizado por decenas de competidores combinado de diferentes maneras, y defendía una mayor restrictividad en estos casos exigiendo que al menos debía ser asociado por parte del 75% del público (argumento que se utilizó por el Tribunal de Patentes en el 2013 dandole la razón a DOVE).

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Fuente: Google

De momento somos optimistas, pero no hay duda de que el asunto podrá acabar con mucha probabilidad a ser decidido por el TJUE. ESTAREMOS ATENTOS.

Por otro lado, con un color un poco más especial, nos encontramos con la lucha por el lila – Pantone 2685C, adoro ese color – de MILKA vs CADBURY, en la que ha salido ganando la vaquita de nuestros anuncios de por las tardes en Antena3.

Todo este barullo por el color lila comenzó en 2006, cuando Milka inició procedimientos judiciales para obligar a la firma de chocolate Bariloche a dejar de utilizar los envoltorios de color lila, ya que consideró que el uso intenso y notorio, en el rubro golosinas a base de chocolates de este color, provoca que el consumidor crea inmediatamente que todo producto que lleva ese color en forma predominante proviene del mismo origen (podría decirse que se basaba en un riesgo de asociación por parte del consumidor). Se rechazó puesto que los tribunales consideraron que la sola circunstancia de compartir el color lila no genera aproximación alguna, pues se diluye ante la diferencia generada por la presencia del resto de las palabras y su componente figurativo

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Fuente: Googl

Y es que se trata de un color muy discutido ya que el 2011 Krft – propiedad de Carbury – ganó, un año después Nestlé recovó la sentencia pero volvió a perder.

Tras 5 añazos de litigios la justicia británica le ha dado la razón a Nestle al dictaminar que cualquier fabricante tiene derecho a envolver sus chocolates con papel púrpura, ya que la pretensión de cadbury iría en contra de los principios de igualdad, ofreciendo una ventaja competitiva» a la marca británica «y una desventaja a Nestlé y sus otros competidores»

Por último, pero no por ello menos importante, y como no podía ser de otra manera tratándose de un blog de “Derecho de la moda” está el caso LOUBUTIN vs YVES SAINT LAURENT en conflicto por la suela roja –Pantone 18.1663TP – de los zapatos, la cual, según Loubutin había adquirido distintividad sobrevenida como signo distintivo.

 En un primer momento se le dio la razón a Yves – quien había comercializado un zapato completamente rojo, incluida la suela – sin embargo Loubutin – que tenía registrada este color en la suela como signo distintivo desde 2008 – recurrió y finalmente el Tribunal de 2ª Instancia de Nueva York revirtió parcialmente esta decisión en su sentencia de septiembre de 2012 argumentando que la marca registrada de Christian Louboutin es válida y debe ser respetada excepto en lo que se refiere a zapatos monocromáticos.

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Fuente: Googl

Estos últimos años han existido infinidad de casos – pero me es imposible analizarlos todos – en los que se han debatido por proteger un color o unas combinaciones de colores como marca, por ejemplo Lindt & Sprüngli trató sin éxito de proteger la forma de su conejo envuelto en papel dorado y una cinta roja al cuello, sin embargo, otras compañías como Ferrari o ING,  han conseguido ese sueño de toda empresa de tener el uso exclusivo de un color como marca en sí misma.

Los perfumes de equivalencia: El parasitismo o Free riding

De la misma manera que se imitan las camisetas, los bolsos o los zapatos se imitan los perfumes, sin embargo, existe una pequeña diferencia en torno a este acto de imitación, ya que en primer lugar y al contrario que los diseños industriales (prendas de vestir), los olores no son protegibles ni se encuentran encuadrados dentro de ningún tipo de derecho de exclusiva, por lo que, en consecuencia, son libremente imitables. De esta manera existen multitud de empresas que distribuyen y ofrecen al público una serie de fragancias de un olor casi idéntico al de otras, estos son los denominados perfumes de equivalencia.

LLevan unos cuantos añocaravan-fraganciass estas fragancias campando a sus anchas en los supermercados o franquicias especializadas sin ningún tipo de consecuencia legal, pero parece que se acaba la era de los perfumes de 100 € a un precio de 9’99. Pero ¿Cómo exactamente? Y alegando el qué, habrá que acudir en todo caso a previsiones legales alternativas sin tener en cuenta en ningún momento la identidad del olor. Así, en enero de 2015 el juzgado de lo Mercantil de Alicante dictó sentencia estimando las pretensiones interpuestas por los representantes de marcas como CH, J PAUL GAULTIER, NINA RICCI etcétera contra las marcas que comercializaban y distribuían este tipo de fragancias, alegando :

  1. Violación de marcas españolas y comunitarias por actos de ofrecimiento, comercialización, promoción con el uso de signos distintivos causando confusión que implica un aprovechamiento indebido de la notoriedad y causando un menoscabo a su reputación (art. 34 Ley de Marcas y art. 9.1 y 14 del reglamento 207/2009 de Marca Comunitaria)
  2. Competencia desleal (arts. 10, 12, 18 Ley de Competencia Desleal)

Los demandados, entre otros Caravan y Shaphir, que entiendo conocemos todos, quedado acreditado que suministraban listados de equivalencias empleados como un elemento decisivo para definir el verdadero valor de las fragancias, negaban todo lo alegado por los demandantes estableciendo que:

1. Solo comercializaban perfumes de tendencia con sus propias marcas sin reproducir los signos distintivos, y que el uso que hacen de las marcas era únicamente descriptivo e informativo sin intención de confundir ni menoscabar la reputación de las marcas.

2. Con respecto a la equivalencia y la referencia a los signos utilizados alegaban que el TJUE en los casos  BMW Kerry defendía que la mayoría de los consumidores consultados en un estudio de mercado consideran que el gran valor de los perfumes no es su equivalencia y que el 100% sin embargo se consideran adecuadamente informados con tal referencia.

El Juzgado se pronuncia sobre lo siguiente en relación con las alegaciones de las partes:

  • Sobre la infracción de los derechos marcarios 

Cabe especificar una serie de expresiones que se aclaran de manera sucinta y que son muy relevantes en este tipo de procesos

Unknown-11. Uso en el tráfico económico aquel que se realiza en el marco de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada siendo indiferente que su intervención no incida d
rectamente en el consumidor o que el minorista emplee esta información para llevar a cabo otra forma de infracción. No es, por tanto,  un acto preparatorio sino un acto ya de por sí con incidencia en el tráfico económico y  per se constitutivo de una violación de los derechos de exclusiva. 

2. Doble identidad de signo y producto/servicio: en un supuesto de doble identidad,  para que el titular de una marca pueda invocar su derecho exclusivo, en la situación relativa a la utilización por un tercero de un signo idéntico a esa marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los cuales ésta ha sido registrada, basta que se reúnan los cuatro requisitos siguientes:

– Dicho uso debe producirse sin el consentimiento del titular

– Debe producirse dentro del tráfico económico,

– Tiene que producirse para productos o servicios

– El tercero debe utilizar dicho signo como marca, es decir, que el uso de tal signo por el tercero debe menoscabar o poder menoscabar las funciones de la marca y, en particular, su función esencial que consiste en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio.

 3. Uso meramente descriptivo de los signos: se pretende informar al consumidor y utilizar el prestigio para atraer la atencion del consumidor. Con respecto a esto la Court of Appeal (England & Wales) en el procedimiento L’Oréal SA  contra Bellure NV y otros por el uso de listas comparativas establece que “El titular de una marca registrada está facultado para prohibir su uso por un tercero, en una publicidad comparativa que no cumple todos los requisitos de licitud aun cuando dicho uso no menoscabe la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de los productos o servicios, siempre que dicho uso menoscabe o pueda menoscabar otra de las funciones de la marca”

  • Sobre el parasitismo y el free riding

El tribunal considera que “El concepto de ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, “parasitismo” o “free riding” – no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar.  Por lo tanto, en los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre. (…) La ventaja obtenida por un tercero del carácter distintivo o del renombre de la marca puede ser desleal, aunque el uso del signo idéntico o similar no perjudique ni al carácter distintivo ni al renombre de la marca o, en términos generales al titular de ésta.
para marcas tanto idénticas como similares (en las que pueda concurrir riesgo de asociación o confusión) se añade que entre las funciones de la marca se encuentran también las  consistente(s) en garantizar la calidad de ese bien o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad , pudiendo además apreciarse en tal supuesto infracción aun no existiendo perjuicio pero sí aprovechamiento o ventaja desleal.

En primer lugar, en lo relativo a esanecesidad de equivalencia” como única vía para informar al consumidor, el tribunal considera que tal uso es necesario si, en la práctica, un tercero no puede comunicar al público dicha información sin usar la marca ajena  este uso debe ser realmente el único modo de proporcionar dicha información. EnUnknown-2 la sentencia se desestima puesto que aunque sea indiscutible calificar de conveniente para el comercializador incluir una referencia de equivalencia, que sin duda rompe esta barrera y permite un conocimiento cierto al consumidor sobre las características del producto sin llegar a probarlo, conveniencia no es necesidad, porque aunque el consumidor se encuentre más informado no es una información que resulte imprescindible para la adecuada comercialización del producto, puesto que el mismo puede hacerse utilizando los cauces habituales.

El tribunal añade,

Incluso si resulta que el valor más destacado del producto es acogerse a una tendencia olfativa o ser la imitación de un producto conocido, no es necesario indicar concretamente cuál, pues para ello sería suficiente con anunciar que se trata de productos de equivalencias, lo que entiendo sería perfectamente respetuoso con los derechos de terceros y con el principio de libre imitabilidad.

Por último, en cuanto a las conductas de los demandados, cabe aclarar que en cualquier caso especificar a qué producto se parece, no es descriptivo si no que se encuentra dentro del aprovechamiento del prestigio, notoriedad, calidad y publicidad de la marca para hacer su producto más competitivo. Concretamente si existe:

  1. Un listado de equivalencias trasmitido al minorista por los fabricantes/distribuidores, Es Free riding
  2. La frase “si te gustó (marca protegida) tienes que probar (marca o producto propio)” Es Free riding
  3. Referencia a”otros de la misma familia olfativa” Es Free ridingUnknown
  • Sobre el riesgo de confusión, degradación de la marca y aprovechamiento ajeno

Muy brevemente se refiere a las alegaciones de los demandantes acerca del riesgo de confusión/asociación que podría tener el consumidor medio, y acaba concluyendo que no existe riesgo de confusión del origen empresarial no solo por el etiquetado con la marca de “Caravan nºx” sino porque el resto de elementos de su venta (lugar, envase,  packaging , tamaño e incluso precio) lo hacen inadecuado para producir esa vinculación en el consumidor medio. 

Con respecto a la dilución/degradación de la marca notoria se concluye que se debe tener en cuenta la posible vinculación de ambas marcas, y así es predicable esta vinculación cuando coinciden los elementos denominativos, y ello aunque las marcas protegidas e invocadas incorporen otros elementos gráficos que ocupen un lugar marcadamente secundario, como sucede en el presente, y por ello el público relaciona ambas marcas aunque no las confunda, pero en este caso NO existe riesgo de degradación de la marca pero sí existe aprovechamiento indebido.

  • Sobre la competencia desleal.

logo-02Se invocan por la demandante los artículos 10, 12 y 18 LCD se estiman puesto que esta norma se entiende complementaria de las pretensiones en lo relativo a derechos de exclusiva.

De momento no tengo información relativa al posible recurso de apelación que han podido presentar los demandados, puesto que han sido obligados a cesar su comercialización y distribución y a la retirada de
los perfumes de los supermercados y otros centros de distribución al consumidor, además de pagar solidariamente la correspondiente indemnización. De todas formas, estas no son las únicas marcas que comercializan perfumes de equivalencia… 

  ¿Será el fin de las fragancias Low-cost?

Fuente de las imágenes: Google