«No es copiar, es seguir tendencias» ¿Excusa o realidad?

Fuente: Cutypaste

Una cosa es cierta, hoy en día todo está inventado, ya casi nada se puede decir que sea «original» de verdad, siendo escéptica creo verdaderamente que ser creativo es una de las tareas más complejas si quieres resultar competitivo en el mercado.

Hablo más que nada del mundo de la moda… es la pescadilla que se muerde la cola, todo el mundo apuesta por ser original, por crear tendencias, por inventar o reinventar/reciclar modas de lustros pasados.  Tanto es así que muchos aluden a esta excusa para defenderse de las acusaciones de plagio, y es que en realidad que H&M saque una falda con botones igualita a la de ZARA no es plagio porque ¿Qué tiene de singular y novedoso una falda con botones? Es una tendencia, tendencia que si no sigues… acabas por caer en el olvido, estilística y comercialmente hablando.

Es por eso, entre otras cosas, que muchas veces los diseñadores deciden no registrar su diseño, ya que a la temporada siguiente pasará de moda y tendrán que registrar otro nuevo… pero como ya se ha dicho en otros posts, estos no carecen de protección puesto que el Reglamento 6/2001 de dibujos y modelos comunitarios los protege ante plagios idénticos por un periodo de 3 años.

Fuente: Devilwearszara

Lo mismo que con las faldas, ocurre en otro tipo de «prendas»  como las alpargatas, sin duda alguna el calzado it de este verano, sin las cuales dudo que hayas podido sobrevivir… Si se piensa bien, en el fondo, son todas iguales, suelas de esparto/yuste, tela, cosidas a mano (o no), misma forma, mismo estilo… ¿Tendría sentido demandar ante una copia de tu diseño de alpargata? 

La respuesta, aparte de la cantidad de ejemplos que nos hemos cruzado los últimos meses, como son las míticas Chanel en B&W o las de tachuelas de valentino,  nos la da contundentemente la Sentencia de 11 de diciembre de 2009 de los Juzgados de lo Mercantil nº1 de Alicante, Sentencia que dictamina a favor de la demandante, quien acusa a una empresa de calzados de violación de su derecho de exclusiva sobre los diseños comunitarios no registrados (consistentes en unos modelos de zapatillas de suela de yute, o tar o más bien reinventar o reciclar modas de lustros pasados, pero al final… todos seguimos una tendencia, os pongo un ejemplo claro: las faldas abotonadas de ante.alpargatas) y de actos de competencia desleal, en concreto art. 5 (buena fe) y 11 LCD (imitación).

Fuente: Elrincondelamoda.com

La demandante (para quien le apetezca leerse los artículos) alega actos de importación y comercialización de zapatillas que las reproducen de forma servil, invocando los arts. 3,4,5,6,7,11 y 88 del Reglamento (CE ) núm. 6/2002. Así como los arts 53,54 y 55 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial. Pidiendo que se declare que esta comercialización supone lesión a sus derechos de exclusiva, que la demandada cese en esta comercialización y que se le indemnice.

La demandada argumenta falta de prueba de la notoriedad y prestigio de la demandante en el sector de las alpargatas y se opone por diversos motivos, pero en concreto, los motivos que quiero destacar son los siguientes: (i) La validez de los modelos comunitarios no registrado, (ii) La excepción a la imitación aludiendo a las tendencias de moda y la libertad del autor y (iii) La competencia desleal en relación con la propiedad industrial

1,La validez de los diseños comunitarios no registrados

El Reglamento distingue entre diseños registrados y no registrados, estos no tienen presunción de validez y esto significa que corresponde al titular indicar y probar:

• Qué sus dibujos o modelos son nuevos y poseen carácter singular (art 4, 5 y 6 )
  • Novedad: Juicio comparativo entre el diseño que se pretende proteger con aquellos ya divulgados, el juicio debe referirse al día en que el diseño se ha hecho público por primera vez
  • Singularidad: Se refiere a la impresión general
  • Sin embargo, la OAMI no exige prueba de novedad y sincularidad y en los procedimientos de nulidad de los modelos registrados le corresponde a quien alega la carencia de novedad o de singularidad, indicar aquellos modelos anteriores que desvirtuen esta.

• Que no hayan trascurridos tres años a partir de la fecha en que dicho diseño sea hecho publico por primera vez dentro de la Comunidad (art 11 ).
  • Un modelo no registrado se entiende divulgado cuando  la publicación, exposición, comercialización o la correspondiente divulgación haya sido de tal naturaleza que sea razonable esperar que el dibujo o modelo haya llegado a ser conocido en el tráfico ordinario por los especialistas del sector de la Unión Europea.

• Que el demandado es un 3º no autorizado que ha copiado de mala fe y no fruto de la actividad creativa independiente.

Esto es porque, el titular de este diseño no registrado SOLO tiene el derecho a impedir que ya que  se realicen copias de estos o que las utilicen, sin que puede impedir su utilización por tercero que lo hubiere creado de forma independiente y del que quepa pensar razonablemente que no conocía el dibujo o modelo divulgado por el titular.

2. La excusa más típica: «Seguir las tendencias»

Fuente: Elrincondelamoda.com

La Sentencia destaca que el ámbito de protección del diseño no engloba el proceso de fabricación y materiales empleados en él, sino la apariencia externa. Por ello, respecto de este caso concreto, no es válida la argumentación de «que fueron cosidas a mano» ya que es notorio que existen desde hace tiempos inmemoriales zapatillas cosidas a mano con suela de yute. Cosa distinta es que lleven grabados, estampados o acabados que sí las singularicen, que es a lo que parece referirse con pieles o tejidos característicos de la demandante.

Por lo tanto, los modelos comunitarios no registrados invocados en la presente situación (que puede ser aplicada análogamente a cualquier otra) no protegen cualquier zapatilla tipo-alpargata sino ÚNICAMENTE la configuración formal externa que aparece plasmada en cada una de ellas ni solo un elemento de ese conjunto sino LA APARIENCIA FORMAL EN SU TOTALIDAD, la cual en su conjunto va a conformar la novedad y singularidad y producir una impresión diferente de los anteriores.Por tanto no vale decir como motivo defensivo que es común a ese tipo de zapatillas que tengan bordados o decoradas la palas con un tejido en el frontal, pues el que ello pueda ser una tendencia de moda no justifica que se empleen idénticos motivos y materiales (o con diferencias insignificantes) de manera que la impresión visual y textura producida no sea distinta.

Por lo tanto, el Juzgado se pronuncia afirmando que al no producir una  impresión general distinta, existe infracción del derecho de exclusiva (art 10 RMCD ) ya que ante la identidad de detalles y la ausencia de explicación alguna de que sean producto de un proceso creativo propio, hay que estimar que son una copia de aquéllos (auto del Tribunal de Marcas de 14 de abril de 2005 ( asunto Plastimoda SpA contra Creaciones B#Eloni SL ).

3. La competencia desleal y propiedad industrial

Fuente: Devilwearszara

El Tribunal Supremo en Sentencia de 1 de abril de 2004  «La acción de competencia desleal contra la imitación, completa la protección jurídica que da la normativa sobre propiedad industria: pero no puede suplantarla ni, mucho menos, sustituirla» (Principio de especialidad y prioridad normativa – STS 5 febrero 2008).

Solo donde no alcance la primera podrá actuar la segunda siempre que en la demanda se hayan aportado los elementos (diferentes de los que fundan la acción de violación de dibujo o modelo o de la marca) que califiquen la conducta en alguno de los tipos o ilícitos concurrenciales desglosados en la ley, en conclusión si se quiebra el derecho de exclusiva derivado de los modelos comunitarios no registrados, la legislación a aplicar es el RDMC y no la LCD.

CASO OYSHO: Los requisitos de registro del diseño de moda

En este caso una importante empresa textil de tapicería, decoración y ropa de hogar (COMERSAN S.A) interpuso demanda a nuestra tienda de lencería y ropa de baño favorita (OYSHO) por la violación de un diseño bidimensional – estampado floral de aplicación textil – registrado por la autora, ya que la demandada comercializó bolsos en el año 2009 utilizando este diseño idéntico (salvo por el color, ya que se registró en B&W) por un precio de 25’95 €. Ante esto lo primero que hizo OYSHO fue instar la nulidad del registro de este diseño por carencia de los requisitos de singularidad y novedad que establece la LDI (artículos 6 y 7) aludiendo a que se trataba de un diseño es muy recurrente en el sector textil y ya comercializado anteriormente.

Los argumentos de la firma lencera se basaron en la ausencia de una impresión general distinta, aportando dictamen pericial por una experta en diseños de moda sobre las características del diseño registrado y su comparación con otros anteriores ya divulgados – esta manifestó que el tipo de estampado como el que se incluye en el diseño registrado se remonta al siglo XV y responde a un patrón muy conocido en el mundo de la moda. Y además, negaba la infracción por existir patentes diferencias  entre el diseño registrado y la tela de los bolsos.

1. la tela incorporada al bolso no comprende los veintiséis grupos florales del diseño original;
2. el patrón de repetición de los grupos florales no es el recogido en el diseño; y
3. los colores de la tela difieren del diseño registrado, que protege una composición floral en blanco y negro.

De esta manera la ST de la Audiencia Provincial de Barcelona de septiembre de 2012 se pronuncia acerca de las pretensiones de las partes:

• Sobre la nulidad del diseño en relación con los requisitos de registro del mismo.

 Los requisitos que deben concurrir para el registro del diseño son dos, en primer lugar LA NOVEDAD (art. 6 LDI) es decir, un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o antes de la fecha de la prioridad si ésta se reivindica, añadiendo que se considerarán idénticos los diseños cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes. Cabe aclarar el concepto de «accesibilidad al publico» que se da cuando este ha sido publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algún modo antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro (o antes de la fecha de prioridad), salvo que estos hechos razonablemente no haya podido llegar a ser conocidos en el curso normal de los negocios por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Unión Europea» (art. 9 LDI), por lo tanto, en aras de juzgar su novedad el diseño en cuestión habrá de ser cotejado con otros diseños anteriores ya divulgados en lo relativo a si resulta idéntico – y por tanto carente del requisito de novedad – o no.

Por otro lado, EL CARACTER SINGULAR (art. 7 LDI), se da cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad, para atender a esta es imprescindible atender al grado de libertad del autor.

Con respecto a este requisito cabe aclarar dos conceptos:

1. Usuario informado: La STJUE asunto C-281/10, Pepsico precisa que se refiere al «consumidor medio» en conclusión puede entenderse referido a un usuario que presenta no ya un grado medio de atención, sino una especial diligencia, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate, el grado de atención que se precisa establece que sin ser un diseñador ni un experto técnico, el usuario conocerá los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata, dispone de un determinado grado de conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos, por lo tanto, se considera usuario informado tanto al profesional distribuidor como al consumidor (usuario final)

2. Impresión general:implica que la sensación o efecto a considerar es la general o global, es decir, apreciada en su conjunto y no de la simple comparación de elementos individuales. En este sentido, es muy importante, sobretodo en la industria de la moda lo relativo al grado de libertad del diseñador, que implica tener en cuenta de qué manera y hasta qué punto las creaciones y soluciones formales vienen impuestas o limitadas por la técnica y la tendencia en función del sector industrial al que pertenece el diseño y sus características propias. La consecuencia valorativa es que cuanto más restringida sea la libertad del autor en la elaboración del dibujo o modelo impugnado, más podrán bastar las diferencias de escasa magnitud entre los dibujos o modelos controvertidos para causar una impresión general distinta en el usuario informado

• Sobre la actividad probatoria para fundamentar la nulidad de un registro de un diseño concreto

Para argumentar que un registro de un diseño no cumple con los requisitos exigidos legalmente, ha de tenerse en cuenta en primer lugar que no cabe juzgar los requisitos del registro con referencia a «la descripción explicativa» que puede acompañar a la solicitud de registro (art. 21.1a) LDI), si no que debe ser examinada respecto de la «representación gráfica» del mismo (art. 4 Reglamento 1973/2004) y necesariamente m
ediante el cotejo con soportes documentales o físicos de otros diseños con fecha fehaciente, acreditada su previa accesibilidad pública. Por ello es certera al aceptar la novedad del diseño registrado desde el momento en que la parte demandada no ha aportado un documento o soporte que muestre un diseño idéntico o casi idéntico (art. 6 LDI) que hubiese sido hecho accesible al público (art. 9 LDI) antes de la fecha de solicitud del diseño de la actora. Además, tampoc
o podrá soportarse únicamente sobre la declaración de una experta en el diseño de moda, esta declaración únicamente podría adquirir valor si se hubiera efectuado sobre la base empírica del cotejo con diseños con fecha fehaciente de su previa divulgación e incorporados a las actuaciones.

• Sobre la infracción de los derechos de exclusiva sobre el diseño.

 Según establece el art. 47 LDI, «La protección conferida por el diseño registrado se extenderá a cualquier diseño que no produzca en el usuario informado una impresión general diferente. Y para determinar el alcance de la protección se tendrá en cuenta el margen de libertad del autor al realizar el diseño. En consecuencia una reproducción IDÉNTICA o que difiera solo en DETALLES IRRELEVANTES, no producirá al usuario informado una impresión general distinta a la producida por el diseño registrado, pero, como ya se ha mencionado antes – cuanta menos libertad tiene el diseñador, más se tendrán en cuenta los detalles para causar una impresión general distinta. Sin embargo, en nuestro caso, al tratarse de un estampado de un bolso – la libertad del diseñador es muy amplia – Y, de no ser así la demandada debería de haber acreditado que la composición floral del bolso venga condicionada por ciertas tendencias estéticas que limitaban la creatividad del diseñador del bolso controvertido.

Con todo esto, se realizó un cotejo entre el diseño registrado y el estampado floral del bolso comercializado, estimando las pretensiones de la actora – y condenando a OYSHO a cesar en la comercialización y a indemnizar, entre otros – se concluyó que el bolso incorporaba fielmente de manera exacta o casi exacta, el diseño registrado, sin atender a ninguna de las consideraciones que presentó la demandada con relación al color – por la imposibilidad de multiplicar la solicitud de registro en tantas combinaciones de colores como sea posible en la práctica, tratándose de un diseño en el que no priman los colores sino las formas, contornos, detalles lineales, disposición de los elementos – y a los grupos florales del original –  ya que basta con que incorpore una parte suficiente y sustancial para que la tela del bolso produzca en el usuario informado la misma «impresión general-

C&A: El diseño comunitario y el derecho a indemnización.

La Audiencia Provincial de Alicante en su Sentencia nº 36/2014, de 20 de febrero de 2014 se pronuncia directamente sobre las posibilidades de defensa del diseño comunitario, es decir, el diseño no registrado, del cual ya se ha hablado en posts anteriores. En este caso concreto se discute acerca de la demanda que interpone la empresa Velvet S.L contra la conocida, C&A Modas S.L por la copia de un estampado floral – no registrado – y la posibilidad que tiene esta de reclamar indemnización ante esta violación de su derecho de exclusiva.

En primera instancia, se desestimaron algunas de las alegaciones del demandante. Por un lado se estimaron que efectivamente se había reproducido fielmente el tejido floral de Velvet en prendas comercializadas por C&A, pero se desestima la pretensión indemnizatoria y la culpa de la demandada, lo cual se explicará más adelante.

La Sentencia se pronuncia sobre el derecho a la indemnización que otorga la copia de un diseño no registrado, en este sentido, se observa que en la Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial, no aparece reflejado en ningún momento este derecho con respecto a otro diseño que no sea el registrado, tanto es así que en su artículo 54 se establece:

1. Quienes sin consentimiento del titular del derecho fabriquen o importen objetos que incorporen un diseño comprendido dentro del ámbito de protección del registrado, así como los responsables de la primera comercialización de éstos, estarán obligados, en todo caso, a responder de los daños y perjuicios causados.

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación no autorizada del diseño registrado sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos fehacientemente por el titular del mismo acerca de la existencia de éste, convenientemente identificado, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia.

Ante esta dudosa interpretación del artículo 54 que se presenta en la jurisprudencia, este tribunal considera que sin duda, la titularidad de un diseño no registrado confiere  a su titular derecho a resarcimiento en caso de infracción.

Además, el artículo 19 RDC – Derechos conferidos por un dibujo o modelo comunitario- se refiere tanto al diseño registrado como al no registrado, siendo así que el artículo 89 RDC no diferencia entre modalidad de diseños y contiene entre el catálogo de acciones una norma genérica, así, el apartado d) de este mismo artículo establece que:

1. Si en una acción de infracción o intento de infracción, un tribunal de dibujos y modelos comunitarios hallare que el demandado ha infringido o amenazado con violar un dibujo o modelo comunitario, dictará las resoluciones siguientes:

d) cualquier orden que imponga otras sanciones apropiadas en las circunstancias previstas por la legislación vigente en el Estado miembro en el que se hayan cometido los actos de infracción o de amenaza de infracción, incluidas las normas de Derecho internacional privado.

En este sentido, se engloba la posibilidad de indemnización por daños y perjuicios, remitiéndose así al artículo 88 en relación con la ley aplicable, en este caso la legislación española – ley 20/2003- en lo relativo a esta acción indemnizatoria.

La conclusión que se obtiene de lo anterior es que la infracción del diseño no registrado tiene como consecuencia un efecto idéntico al del diseño registrado, conclusión que comparte la doctrina más actual del Tribunal de Justicia que reconoce dicha la acción indemnizatoria dimanante de la infracción de un diseño no registrado en la reciente STJUE 13 de febrero de 2014 donde literalmente hace referencia a las «… pretensiones de indemnización del perjuicio derivado de las actividades del autor de esos actos «, señalando que tanto estas pretensiones como la obtención de información para determinar el perjuicio » … se rigen, conforme al artículo 88, apartado 2, del mismo Reglamento, por el Derecho nacional del tribunal de dibujos y modelos comunitarios que conoce del litigio, incluidas las normas de Derecho internacional privado de éste.».

En lo que respecta a lo que alega el apelante en relación a la «primera comercialización», – y la consideración del demandante de  que si que tiene derecho a la indemnización por ser C&A importadora y primera comercializadora de los productos litigiosos en el marco de una interpretación estrictamente nacional – es necesario precisar si ha de considerarse el ámbito europeo o nacional en relaciónal diseño comunitario, el tribunal considera que la primera comercialización es la que se hace en UE y la importación es la que se hace respecto de Europa, no respecto España.

Para concluir, ha de ser la prueba de su divulgación -como factor para fijar el periodo de protección ( de 3 años, según el artículo 11 RDC) – y no la singularidad del diseño la que se ha de considerar por quien pretenda ejercitar este tipo de acciones, simplemente se tendrán que indicar los aspectos que le confieren singularidad – no probarlos, como pretende C&A en este caso – mediante una descripción, indicación, explicación o acotación de lo que entiende es singular el diseño, además, la jurisprudencia se pronuncia en este sentido alegando que en materia probatoria no puede ser bien recibido un criterio tan rígido como pretende la resolución establecer pues, como dice la STJUE de 13 de febrero de 2014 «…si el tribunal de dibujos y modelos comunitarios apreciara que el hecho de imponer a dicho titular esa carga de la prueba puede hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil la aportación de tal prueba, está obligado, para asegurar el respeto del principio de efectividad, a hacer uso de todos los medios procesales puestos a su disposición por el Derecho nacional para paliar esa dificultad, comprendidas en su caso las reglas de Derecho interno que prevean una flexibilización o una atenuación de la carga de la prueba .»

Esto se fundamenta en el artículo 85.2 RDC:

En los litigios derivados de una acción por infracción o de una acción por intento de infracción de un dibujo o modelo comunitario no registrado, el tribunal de dibujos y modelos comunitarios considerará que el dibujo o modelo es válido si su titular demuestra que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 11 y si indica en qué posee un carácter singular su dibujo o modelo comunitario. No obstante, el demandado podrá impugnar su validez por vía de excepción o mediante una demanda de reconvención para obtener la declaración de nulidad.

Una vez expuestas todas las consideraciones del Tribunal con respecto a la pretensión indemnizatoria de manera general, al final resultó que se desestimó esta pretensión simplemente por el hecho de que C&A carecía de culpa al considerar que al tratarse de diseños no registrados, que carecen del efecto publicitario del registro que la demandante no ha querido para sus diseños a pesar de que disponía de un año, desde su divulgación, para transformar -art. 7.2.b) Reglamento- el diseño no registrado en registrado y el demandante no ha probado la intensidad de la difusión de sus diseños, no aportando dato alguno acerca de sus ventas, puntos de comercialización, clientela, publicidad y similares que hubieran puesto de relieve que lo común en el sector, y por tanto también C&A Modas, eran conocerlos o deberlos conocer. Por lo tanto, en este caso, a pesar de ser miembro del sector y entendiendo que debiese de conocer estos diseños, no se considera negligente la actuación de C&A en consonancia con el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 19 del Reglamento, que establece

La utilización impugnada no se considerará resultante de haber sido copiado el dibujo o modelo protegido en caso de que sea resultado de un trabajo de creación independiente realizado por un autor del que quepa pensar razonablemente que no conocía el dibujo o modelo divulgado por el titular.

De todas maneras, en mi opinión, para observar esta consideración hay que tener en cuenta los distintos casos y las circunstancias de cada uno, puesto que normalmente en este sector, todos los diseños aun sin estar registrados, suelen ser suficientemente conocidos.