derecho

El éxito: Obtener el color como marca. Cómo y porqué

En post anteriores hemos visto a empresas argumentar y argumentar su derecho a obtener un derecho de exclusiva sobre el color que – según ellas – las distinguía en el mercado pero… tras leer argumentos de sentencias denegatorias hace sentir y pensar que finalmente, el color como marca es una palabrería aperturista y que en la práctica resulta imposible, aun cuando inviertes millones y millones en estrategias de publicidad. Pero la esperanza es lo último que se pierde y solo algunos bienaventurados han logrado esa dicha, ese poder, esa ventaja competitiva.

images-1.jpegCuando recalcábamos al explicar la asociación del consumidor al color en anteriores artículos, se destacó NIVEA como prácticamente dueña de ese color azul “nivea” (no se me ocurre ningún adjetivo más: pista nº1), vamos, para ser técnicos: el Pantone 280 C.

El mercado de la belleza y el cuidado personal está repleto de empresas competidoras de Nivea que venden milagros hidratantes, y es fácil pensar en una directamente: Dove.

 

Leer más aquí

 

Nuevos comienzos

Reinventarse o morir.

Empecé este blog en 2014, mucho tiempo y mucho estudio desde entonces, con cada entrada que publicaba aprendía un poquito más, me adentraba un poquito más, me motivaba un poquito más.

Este espacio me ha dado mucho, pero es momento de avanzar.

Nuevos comienzos, re-comienzos, re-utilizar, re-inventar, re-scatar.

Desde hace unos meses escribiré principalmente en enriqueortegaburgos.com y publicaré progresivamente cada artículo también por aquí.

Screenshot_2019-05-13-Home-Enrique-ortega-Burgos.png

Podéis seguirme en el nuevo instagram @fashionlaw.esp

Gracias siempre.

 

El color como marca: Secondary meaning

Toda la vida han existido una serie de marcas/productos que hemos distinguido por el color, la mítica crema Nivea original o el triángulo de “El Corte inglés”. Sobra decir que esto dota a esas marcas de una ventaja sobrevenida puesto que han conseguido algo que muy pocos consiguen: La asociación directa por parte del consumidor de ese producto/marca a un color determinado.

 Pero ¿Y si de repente un listo llega y utiliza ese mismo color en sus productos? Ese color tan identificativo de la marca en cuestión… ¿Se podría? O por el contrario ¿Se estaría violando un derecho de exclusiva sobre ese color tan significativo? … es un tema muy controvertido, y es que, la función fundamental de una marca, de un signo distintivo, consiste en diferenciar los productos y servicios de una empresa con respecto a los de los competidores, es la identidad de la empresa dentro del mercado, DE AHÍ que se saquen las garras cuando algún listillo te intenta “robar”. De ahí la importancia de su protección, para impedir su uso por terceros.

pantone

Fuente: Google

 

 Las respuestas a esas preguntas solo requieren un rápido skim&scan de nuestra Ley de Marcas (en adelante “LM”) para toparse con lo que puede ser protegido como derecho de exclusiva y lo que no.

 En primer lugar, en el artículo 4 LM encontramos la definición de marca “todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras” y engloba lo que pueden denominarse “Marcas tradicionales” que son las representadas por letras, números o palabras (denominativas), por imágenes (figurativas) o por una combinación de ambas (mixtas), sin embargo a raíz del desarrollo de nuevas estrategias de significación en el mercado se han comenzado a establecer una serie de “Marcas no convencionales”, esto es que se contempla la posibilidad de registrar marcas de tipo sonoro y tridimensional, y dejando la puerta abierta a otro tipo de signos siempre que:

  1. Posean carácter distintivo
  2. Sean susceptibles de representación gráfica.

En resumen y según la LM: la respuesta es si, el color puede ser objeto de derecho de exclusiva como marca.

Sin embargo, no es tan fácil, y nunca debería serlo… aunque pensemos que existen INFINIDAD de tonalidades de un mismo color, impedir la utilización de este en el mercado es una cosa bastante seria, de hecho, y como veremos más adelante, lejos de beneficiar la libre competencia, la puede llegar a asfixiar sobremanera.

Años atrás esta posibilidad era impensable ya que se consideraba que ese otorgamiento, ese derecho de exclusiva sobre una tonalidad específica, supondría una ventaja competitiva desmesurada y obstruccionista. Pero como todo,  los tiempos cambian – para bien o para mal – y tal y como está previsto por el derecho de la UE nos adaptamos a su corriente normativa mucho más aperturista en este aspecto, en concreto a la Directiva 89/104/CEE, al Convenio de París y al ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio. Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994). Pues bien, la postura mayoritaria dentro de la UE sostenía – y sostiene – que un color puede perfectamente diferenciar los productos y servicios de una empresa (como está comprobado), y como prueba de esta creencia resulta muy ilustrativo citar la conocida STCE, de 6 de mayo de 2003, en el caso Libertel Groep BV Vs Beneleux-Merkenbureau., la que brevemente defiende que para que el color tenga carácter distintivo (requisito indispensable para su registro)

ha de ser relacionado por el consumidor con el origen empresarial y no con la ornamentación o elementos naturales de un producto concreto” como el naranja para los zumos por ejemplo.

La OAMI, apelando al aperturismo en su máximo exponente en esta cuestión, considera que al no existir diferentes criterios de apreciación para los diversos tipos de marcas [entiéndase denominativas, mixtas, tridimensionales], no es procedente aplicar criterios más rigurosos o imponer requisitos más estrictos al apreciar el carácter distintivo de las marcas de color que los que se aplican a otras categorías. Vamos, que no hay que discriminarlas a las pobres.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y es que, aunque no se les apliquen criterios más restrictivos (supuestamente) a las marcas de color, la dificultad radica en los requisitos de registro de signos distintivos en general ya son bastante interesantes – por llamarlos de alguna manera – con que, para el tema del color más, no por discriminarle, si no por las características intrínsecas que lleva aparejada esta opción de signo distintivo. Los requisitos son:

  1. Estar perfectamente delimitado-  bien sea mediante una muestra depositada o por referencia a un código de colores admitido, siendo el más usual la guía de colores Pantone Matching System – y que sea susceptible de representación gráfica. Pretende evitar una sobreprotección de tonalidades cercanas o una monopolización del color.
  2. Acreditar que dicho color ha adquirido distintividad para los productos y servicios que designa. Capacidad distintiva. Esto sin duda, es lo más divertido.
  3. No deben incurrir en la prohibición absoluta del artículo 7.1.f del Reglamento Comunitario de Marcas, de ser contrarias al orden público o las buenas costumbres.
  4. No deben incurrir en otras prohibiciones – tanto absolutas ( art.5 LM) como relativas (art.6 LM). Que podéis consultar aquí.

VALE. Estaréis de acuerdo conmigo en que cumplir los requisitos nº1, nº3 (y nº4) es relativamente asequible, pero… ¿qué pasa con en nº2? ¿Cómo pruebas que un color es distintivo de por sí? Siendo honestos, un color NO es distintivo de por sí, sobretodo teniendo en cuenta lo citado en la Sentencia del TCE – un color verde para la hierba – … esto solo puede significar que el color ADQUIERE con los años y el dinero que la empresa en cuestión se quiera gastar en marketing ese carácter distintivo tan deseado, esto es el SECONDARY MEANING (o distintividad sobrevenida) y supone que ese producto/compañía en cuestión es plenamente identificado por el público en el mercado, atribuyéndole al color una procedencia empresarial única (art. 5.2 LM).

Es un concepto importante a la hora de pretender registrar un color como marca dado que, si este cuenta con una implantación insuficiente supone que no se ha consolidado en la mente del consumidor por lo que, la distintividad no se encuentra por ningún lado por lo que NO HAY REGISTRO QUE VALGA (art. 5.1 LM).

¿Cómo se valora la distintividad sobrevenida?

Ha de ser valorada respecto del país donde pretende registrarse como marca – aún cuando si que ha existido registro en otros países -. Además ha de ser un color limitado a una serie de productos o servicios muy específicos y no a una gran cantidad de los mismos, por que en ese caso, sí que sería una obstrucción absoluta en el mercado y supondría un monopolio del color.

Esta dificultad de registro se contempla en la jurisprudencia actual ¿Cuáles son los motivos fundamentales para otorgar un color como marca? ¿Y para denegarlo?

Procedimiento de registro de marca arts.11 y ss LM.

Casos denegatorios del color como marca

En primer lugar abordaremos la conocidísima batalla nacional por el color naranja de Orange vs JazztelPantone 151.

Así, a bote pronto, el cuadrado de color naranja – dentro del sector de las compañías telefónicas – se asocia de forma general a Orange, sin embargo, al solicitar este su registro, la competidora directa Jazztel se interpuso en el mismo – mediante recurso contencioso orange-jazzteladministrativo contra el acuerdo de octubre de 2008 de la OEPM -alegando su derecho a utilizar este mismo color en sus comunicaciones comerciales.

Esto supuso que la solicitud de registro acabó en el TSJ de Madrid, anulando el mismo. Y por supuesto, la compañía solicitante no dudó en recurrir al Supremo, el que, el la ST de 2 de Diciembre de 2013 coincidió con su predecesor al defender que este color naranja carecía de distintividad en sí mismo.

Los motivos alegados por el TS, below.

  • El color naranja de Orange es uno más de los usuales en el mercado y, por tanto, debe quedar abierto a su uso por todos los operadores económicos. El interés general se opone a restringir la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios análogos, como es el caso de Jazztel” . 
  • Carecía de carácter distintivo ya que no se había probado la identificación de los consumidores con la procedencia empresarial del color a Orange.
  • En relación a la forma de la marca el TS alegaba que era una figura geométrica muy simple y trivial sin aportar distintividad alguna, ya que la relevancia no era la forma si no el color.

 A tenor de esta situación en lo referido a la forma geométrica banal carecedora de toda distintividad, es conveniente citar la Sentencia del TGUE del 9 de diciembre de 2010 ( asunto T-282/2009 Rec. 2010 II-0064) en el caso Fédération internationale des logis contra la OAMI por la que se rechazó el registro de una marca figurativa consistente en un cuadrado de fondo verde basándose en el mismo argumento que el que utiliza el TS en el caso de Orange. Y esque esto se basa en la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 18 de abril de 20123 [TJCE 2013/259], donde se afirma que la adquisición de carácter distintivo puede resultar bien del uso de un fragmento de una marca registrada como parte de ésta, bien del uso de una marca distinta en combinación con una marca registrada.

 Lo mismo sucedió con la marca de bebidas espirituosas Bombay Sapphire en relación al color azul zafiro – Pantone 306-C – pronunciándose negativamente el Tribunal Supremo (Sala Primero de lo Civil) en la Sentencia núm. 95/2015 desestimando la notoriedad del color como marca.

Este asunto fue tratado de una forma diferente al anterior. En la sentencia se presentan datos como el crecimiento de las ventas de la botella de Bombay Sapphire en los últimos años en el mercado español, el aumento de la cuota de mercado, la inversión en la actividad de promoción y difusión publicitaria… Además ofrece ejemplos de la utilización del color en diferentes bebidas como por ejemplo comercializa ginebra con otros colores, como el negro (HendrickŽs) y el verde (GordonŽs o Tanqueray), que fue la primera en emplear ese color en la década de los 90 para ginebras Premium y que tras esto, otras empresas empezaron a utilizar ese color.

En primera instancia se determinó que no existía prueba suficiente que permita entender que el uso del color azul zafiro por Bacardí en los envases de su ginebra Bombay haya servido para transmitir información  en relación con el origen empresarial del producto. Reconoce que hay un uso abundante de la tonalidad azul en la actividad publicitaria de la ginebra Bombay, pero actúa como refuerzo de la forma como se presenta al público (una botella de forma característica y de color azul, tal y como además está registrada como marca con forma tridimensional). Esto no es suficiente. En consecuencia, niega que Bacardí sea titular de una marca notoria no registrada consistente en el color azul zafiro, aplicado a ginebras, por lo que le niega la protección pretendida al amparo del art. 34.5 LM – exclusividad de uso de marca notoria –  , en relación con el art. 34.2.b) LMprohibiciones de utilización de marca registrada a terceros de su uso en el tráfico económico .
La sentencia, después de reconocer que las marcas que contienen una forma tridimensional de la botella azul de ginebra Bombay son notorias, niega que lo sea por sí solo el color azul.

bombay_sapphire_-_bouteilles

Fuente: Google

En apelación, se dictó básicamente lo mismo, pero no se quedó la cosa ahí, ya que la empresa comercializadora de Bombay se dispuso a interponer recurso extraordinario por infracción procesal.

No quiero entrar en planteamientos procesales porque acabaría escribiendo un TFG, lo que interesa es que el tribunal concluyó que ( en relación con los arts, 34.2.b), 34.5, y 8 LM) la sentencia recurrida NO niega que un color, en este caso, el azul zafiro, pueda llegar a constituir por sí sólo una marca, pero sí que en este caso en que no está registrada, haya adquirido la condición de marca notoria.
Se cita el caso Libertel antes mencionado y continua defendiendo que para apreciar el carácter distintivo como marca de un color determinado, es necesario tener en cuenta el interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo o servicios del mismo tipo (…)”; y “que, en relación con la percepción del público pertinente, la marca sea apropiada para identificar el producto o servicio para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial. Apoya estos argumentos en que, aunque Bombay fue la primera en emplear una botella con color azul para ginebra en 1994, muchas otras empresas han empezado a comercializar botellas azules, y de hecho, actualmente en el mercado español la utilización del color azul en distintas tonalidades como elemento característico de botellas (entre otras, Larios 12, MG Master, Blue Ribbon, Gin Magellan, Citadelle, Blue Coat, Eaton Blue Gin, Zephyr Blue, Imagin…., o con colorante azul, The London Gin nº 1 Original Blue Gin);

Pero sin duda, LO MAS IMPORTANTE, era que un elevado porcentaje (sobre el 70%) de personas mayores de 18 años consumidores en los últimos 12 meses (a contar desde la sentencia de primera instancia) de alguna bebida alcohólica no asocian el color azul pantone 306-C con una marca de ginebra y sólo un 0,7% lo asocian con la marca Bombay, y es que, en lo relativo al concepto “conocimiento notorio por parte del público” – según la STJUE de 6 de octubre de 2009, C-301/07 – debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca comunitaria conoce esta marca y para ello se tomará en consideración la cuota de mercado, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla.

En la Sentencia también se hace referencia al riesgo de confusión y de aprovechamiento de la reputación ajena. Interesantes, pero los comentaré en otro post distinto.

Por último, otro caso muy interesante es el del Banco Santander Vs las cajas de ahorro alemanas Sparkassen, un lalogosantander1rgo proceso que comenzó en el Tribunal Federal de Patentes de Alemania, terminando en el Tribunal Supremo Aleman (BGH). En este caso se trata más bien de una solicitud de nulidad de marca desprovista de carácter distintivo – el color rojo nº13 del sistema HKS– que será nula si no se demuestra que había adquirido carácter distintivo antes de la presentación de solicitud de registro. Os dejo el link de la noticia por si os interesa.

Casos más optimistas con la protección del color

Tras leer estos argumentos y sentencias parece que resulta IMPOSIBLE registrar un color como marca, a pesar de gastarte millones y millones en promoción… sin embargo esto no es así y os pongo unos cuantos ejemplos.

Nivea logo.svgLa mítica crema NIVEA es “dueña” – por el momento – de su color azul – en concreto el pantone 280 C – para desgracia de la marca DOVE. El Tribunal Supremo Alemán dio la razón a Nivea en julio del 2015 contradiciendo la Sentencia del Tribunal anterior ¿Porqué? Os pongo en situación:

  • Nivea lleva utilizando ese color desde 1925
  • Más de un 50% del público asocia este color con Nivea, considerándolo asi una marca renombrada

DOVE alegaba que este “monopolio del azul” era injusto pues suponía un perjuicio en materia competitiva al ser utilizado por decenas de competidores combinado de diferentes maneras, y defendía una mayor restrictividad en estos casos exigiendo que al menos debía ser asociado por parte del 75% del público (argumento que se utilizó por el Tribunal de Patentes en el 2013 dandole la razón a DOVE).

captura-de-pantalla-2016-09-27-a-las-14-27-20

Fuente: Google

De momento somos optimistas, pero no hay duda de que el asunto podrá acabar con mucha probabilidad a ser decidido por el TJUE. ESTAREMOS ATENTOS.

Por otro lado, con un color un poco más especial, nos encontramos con la lucha por el lila – Pantone 2685C, adoro ese color – de MILKA vs CADBURY, en la que ha salido ganando la vaquita de nuestros anuncios de por las tardes en Antena3.

Todo este barullo por el color lila comenzó en 2006, cuando Milka inició procedimientos judiciales para obligar a la firma de chocolate Bariloche a dejar de utilizar los envoltorios de color lila, ya que consideró que el uso intenso y notorio, en el rubro golosinas a base de chocolates de este color, provoca que el consumidor crea inmediatamente que todo producto que lleva ese color en forma predominante proviene del mismo origen (podría decirse que se basaba en un riesgo de asociación por parte del consumidor). Se rechazó puesto que los tribunales consideraron que la sola circunstancia de compartir el color lila no genera aproximación alguna, pues se diluye ante la diferencia generada por la presencia del resto de las palabras y su componente figurativo

milka_oreo

Fuente: Googl

Y es que se trata de un color muy discutido ya que el 2011 Krft – propiedad de Carbury – ganó, un año después Nestlé recovó la sentencia pero volvió a perder.

Tras 5 añazos de litigios la justicia británica le ha dado la razón a Nestle al dictaminar que cualquier fabricante tiene derecho a envolver sus chocolates con papel púrpura, ya que la pretensión de cadbury iría en contra de los principios de igualdad, ofreciendo una ventaja competitiva» a la marca británica «y una desventaja a Nestlé y sus otros competidores»

Por último, pero no por ello menos importante, y como no podía ser de otra manera tratándose de un blog de “Derecho de la moda” está el caso LOUBUTIN vs YVES SAINT LAURENT en conflicto por la suela roja –Pantone 18.1663TP – de los zapatos, la cual, según Loubutin había adquirido distintividad sobrevenida como signo distintivo.

 En un primer momento se le dio la razón a Yves – quien había comercializado un zapato completamente rojo, incluida la suela – sin embargo Loubutin – que tenía registrada este color en la suela como signo distintivo desde 2008 – recurrió y finalmente el Tribunal de 2ª Instancia de Nueva York revirtió parcialmente esta decisión en su sentencia de septiembre de 2012 argumentando que la marca registrada de Christian Louboutin es válida y debe ser respetada excepto en lo que se refiere a zapatos monocromáticos.

captura-de-pantalla-2016-09-27-a-las-14-27-32

Fuente: Googl

Estos últimos años han existido infinidad de casos – pero me es imposible analizarlos todos – en los que se han debatido por proteger un color o unas combinaciones de colores como marca, por ejemplo Lindt & Sprüngli trató sin éxito de proteger la forma de su conejo envuelto en papel dorado y una cinta roja al cuello, sin embargo, otras compañías como Ferrari o ING,  han conseguido ese sueño de toda empresa de tener el uso exclusivo de un color como marca en sí misma.

La presencia mediática de los despachos de abogados. Worth it?

Cuando nos referimos, o simplemente pensamos, en la idea de un despacho de abogados podría decirse muchas veces que nos cuesta establecer una relación directa entre los mismos con los medios de comunicación o la actividad promocional de los mismos ya que, hasta hace más bien poco – e incluso actualmente – era bastante raro encontrarse con un anuncio de un despacho en la TV.

Legal-marketing-300x199.jpg

Fuente: thelawforlawyerstoday.com

Sin embargo, en un libre mercado la competencia crece por segundos y no es posible quedarse atrás, esto lleva a una pregunta obvia ¿Necesitan los despachos darse a conocer? La respuesta en cualquier caso es un sí. (más…)

“No es copiar, es seguir tendencias” ¿Excusa o realidad?

fuente cutypaste

Fuente: Cutypaste

Una cosa es cierta, hoy en día todo está inventado, ya casi nada se puede decir que sea “original” de verdad, siendo escéptica creo verdaderamente que ser creativo es una de las tareas más complejas si quieres resultar competitivo en el mercado.

Hablo más que nada del mundo de la moda… es la pescadilla que se muerde la cola, todo el mundo apuesta por ser original, por crear tendencias, por inventar o reinventar/reciclar modas de lustros pasados.  Tanto es así que muchos aluden a esta excusa para defenderse de las acusaciones de plagio, y es que en realidad que H&M saque una falda con botones igualita a la de ZARA no es plagio porque ¿Qué tiene de singular y novedoso una falda con botones? Es una tendencia, tendencia que si no sigues… acabas por caer en el olvido, estilística y comercialmente hablando.

Es por eso, entre otras cosas, que muchas veces los diseñadores deciden no registrar su diseño, ya que a la temporada siguiente pasará de moda y tendrán que registrar otro nuevo… pero como ya se ha dicho en otros posts, estos no carecen de protección puesto que el Reglamento 6/2001 de dibujos y modelos comunitarios los protege ante plagios idénticos por un periodo de 3 años.

fuente- devilwearszara.com

Fuente: Devilwearszara

Lo mismo que con las faldas, ocurre en otro tipo de “prendas”  como las alpargatas, sin duda alguna el calzado it de este verano, sin las cuales dudo que hayas podido sobrevivir… Si se piensa bien, en el fondo, son todas iguales, suelas de esparto/yuste, tela, cosidas a mano (o no), misma forma, mismo estilo… ¿Tendría sentido demandar ante una copia de tu diseño de alpargata? 

La respuesta, aparte de la cantidad de ejemplos que nos hemos cruzado los últimos meses, como son las míticas Chanel en B&W o las de tachuelas de valentino,  nos la da contundentemente la Sentencia de 11 de diciembre de 2009 de los Juzgados de lo Mercantil nº1 de Alicante, Sentencia que dictamina a favor de la demandante, quien acusa a una empresa de calzados de violación de su derecho de exclusiva sobre los diseños comunitarios no registrados (consistentes en unos modelos de zapatillas de suela de yute, o tar o más bien reinventar o reciclar modas de lustros pasados, pero al final… todos seguimos una tendencia, os pongo un ejemplo claro: las faldas abotonadas de ante.alpargatas) y de actos de competencia desleal, en concreto art. 5 (buena fe) y 11 LCD (imitación).

fuente- el rincon de la moda.com

Fuente: Elrincondelamoda.com

La demandante (para quien le apetezca leerse los artículos) alega actos de importación y comercialización de zapatillas que las reproducen de forma servil, invocando los arts. 3,4,5,6,7,11 y 88 del Reglamento (CE ) núm. 6/2002. Así como los arts 53,54 y 55 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial. Pidiendo que se declare que esta comercialización supone lesión a sus derechos de exclusiva, que la demandada cese en esta comercialización y que se le indemnice.

La demandada argumenta falta de prueba de la notoriedad y prestigio de la demandante en el sector de las alpargatas y se opone por diversos motivos, pero en concreto, los motivos que quiero destacar son los siguientes: (i) La validez de los modelos comunitarios no registrado, (ii) La excepción a la imitación aludiendo a las tendencias de moda y la libertad del autor y (iii) La competencia desleal en relación con la propiedad industrial

1,La validez de los diseños comunitarios no registrados

El Reglamento distingue entre diseños registrados y no registrados, estos no tienen presunción de validez y esto significa que corresponde al titular indicar y probar:

  • Qué sus dibujos o modelos son nuevos y poseen carácter singular (art 4, 5 y 6 )
    • Novedad: Juicio comparativo entre el diseño que se pretende proteger con aquellos ya divulgados, el juicio debe referirse al día en que el diseño se ha hecho público por primera vez
    • Singularidad: Se refiere a la impresión general
    • Sin embargo, la OAMI no exige prueba de novedad y sincularidad y en los procedimientos de nulidad de los modelos registrados le corresponde a quien alega la carencia de novedad o de singularidad, indicar aquellos modelos anteriores que desvirtuen esta.
  • Que no hayan trascurridos tres años a partir de la fecha en que dicho diseño sea hecho publico por primera vez dentro de la Comunidad (art 11 ).
    • Un modelo no registrado se entiende divulgado cuando  la publicación, exposición, comercialización o la correspondiente divulgación haya sido de tal naturaleza que sea razonable esperar que el dibujo o modelo haya llegado a ser conocido en el tráfico ordinario por los especialistas del sector de la Unión Europea.
  • Que el demandado es un 3º no autorizado que ha copiado de mala fe y no fruto de la actividad creativa independiente.

Esto es porque, el titular de este diseño no registrado SOLO tiene el derecho a impedir que ya que  se realicen copias de estos o que las utilicen, sin que puede impedir su utilización por tercero que lo hubiere creado de forma independiente y del que quepa pensar razonablemente que no conocía el dibujo o modelo divulgado por el titular.

2. La excusa más típica: “Seguir las tendencias”

fuente-elrincondelamoda.com

Fuente: Elrincondelamoda.com

La Sentencia destaca que el ámbito de protección del diseño no engloba el proceso de fabricación y materiales empleados en él, sino la apariencia externa. Por ello, respecto de este caso concreto, no es válida la argumentación de “que fueron cosidas a mano” ya que es notorio que existen desde hace tiempos inmemoriales zapatillas cosidas a mano con suela de yute. Cosa distinta es que lleven grabados, estampados o acabados que sí las singularicen, que es a lo que parece referirse con pieles o tejidos característicos de la demandante.

Por lo tanto, los modelos comunitarios no registrados invocados en la presente situación (que puede ser aplicada análogamente a cualquier otra) no protegen cualquier zapatilla tipo-alpargata sino ÚNICAMENTE la configuración formal externa que aparece plasmada en cada una de ellas ni solo un elemento de ese conjunto sino LA APARIENCIA FORMAL EN SU TOTALIDAD, la cual en su conjunto va a conformar la novedad y singularidad y producir una impresión diferente de los anteriores.Por tanto no vale decir como motivo defensivo que es común a ese tipo de zapatillas que tengan bordados o decoradas la palas con un tejido en el frontal, pues el que ello pueda ser una tendencia de moda no justifica que se empleen idénticos motivos y materiales (o con diferencias insignificantes) de manera que la impresión visual y textura producida no sea distinta.

Por lo tanto, el Juzgado se pronuncia afirmando que al no producir una  impresión general distinta, existe infracción del derecho de exclusiva (art 10 RMCD ) ya que ante la identidad de detalles y la ausencia de explicación alguna de que sean producto de un proceso creativo propio, hay que estimar que son una copia de aquéllos (auto del Tribunal de Marcas de 14 de abril de 2005 ( asunto Plastimoda SpA contra Creaciones B#Eloni SL ).

3. La competencia desleal y propiedad industrial

fuente- devilwearszara

Fuente: Devilwearszara

El Tribunal Supremo en Sentencia de 1 de abril de 2004  “La acción de competencia desleal contra la imitación, completa la protección jurídica que da la normativa sobre propiedad industria: pero no puede suplantarla ni, mucho menos, sustituirla” (Principio de especialidad y prioridad normativa – STS 5 febrero 2008).

Solo donde no alcance la primera podrá actuar la segunda siempre que en la demanda se hayan aportado los elementos (diferentes de los que fundan la acción de violación de dibujo o modelo o de la marca) que califiquen la conducta en alguno de los tipos o ilícitos concurrenciales desglosados en la ley, en conclusión si se quiebra el derecho de exclusiva derivado de los modelos comunitarios no registrados, la legislación a aplicar es el RDMC y no la LCD.

El Kaiser ¿copiando?

Fuente: lacalculadorarusa.com

Fuente: lacalculadorarusa.com

Tras la sonada polémica Loubutin vs. Yves Saint Laurent, llega otra batalla legal en el sector del calzado, y es que ¿Quién no tiene o ha pensado en tener últimamente unas New Balance? Pues, aunque parezca mentira, estas zapatillas existían antes del 2014. New Balance, es un fabricante de accesorios deportivos con sede en Boston (EEUU) desde 1906 y actualmente es una de las empresas líderes del sector.

Fuente: Actitud fem

Fuente: Actitud fem

Por el lado contrario en este asunto se encuentra el gran Karl Lagerfield aca “el Kaiser” ¿Quién no ha oído hablar de el? No es solo un diseñador de moda, es una celebridad… diseñador de Chanel, Fendi y Lagerfield Gallery, fotógrafo, cineasta, adicto a la polémica y a sus gafas de sol negras. Karl es un alma creativa, amante de toda tendencia, creador de influencias, pero ¿Te imaginabas que alguna vez iba a ser acusado por plagio?

Pues, parece que SI.

El pasado junio de 2014, El Kaiser fue demandado por New Balance por “inspirarse demasiado” en sus icónicas zapatillas y esque… ¿No os resultan idénticas? En concreto se trata del modelo M574NN de NB en color blanco y negro, viendo la imagen la única diferencia verdaderamente apreciable es el cambio de su icónica N por la inicial del diseñador K con IDENTICA tipografía, siendo el precio de las primeras de 112$ y de las segundas de 370$.

Arriba, las zapatillas New Balance; abajo, las de Karl Lagerfeld. ¿Inspiración o plagio?

Pero volvemos a la dinámica de siempre ¿Que es, inspiración o plagio? ¿Es un acto sujeto a responsabilidad civil o simplemente es una inspiración de tendencias para la supervivencia en el mundo de la moda? ¿Es un diseño protegido? ¿Es un acto sujeto a la libre imitación del artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal en el libre mercado?

En su demanda, New Balance afirma que la similitud entre los diseños “crea confusión” a los consumidores y señala que la marca deportiva lleva usando la letra “N” desde los años setenta, es decir recalca la prioridad de su diseño y alude a la posible competencia desleal en la que incurre el director creativo de Chanel al “imitar” su diseño ya que al ser tan parecido, y tal y como se ha hablado en anteriores posts, la impresión general del usuario informado lleva a asociar el diseño de Karl al de New Balance, por lo que, si el original estuviese registrado (bajo legislación española) estaría completamente fundamentada tal demanda, mientras que, si esto no es así, en diseños industriales, obtiene primero la protección, quien primero la presente a registro…. y si no existe registro ni derecho de exclusiva sobre este, la imitación es LIBRE.

Pero, lo curioso es que, en su demanda New Balance, no habla de plagio sobre su diseño si no que se refiere a “derecho intelectual y derecho de autor”, esto es porque, a diferencia de España, en EEUU no existe distinción entre la propiedad industrial e intelectual, todo se encuadra bajo  la denominación “Intelectual property”  (Patents, trademarks and copyrights), y no existe un registro de diseños propiamente dicho.

Fuente: El Mundo

Fuente: El Mundo

 Sin embargo, es interesante destacar los derechos de propiedad intelectual (legislación española) que podrían abarcar los diseñadores de estas zapatillas. La Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 1 establece que los derechos de autor corresponden al autor de una obra literaria, ARTISTICA, o científica por el solo hecho de su creación, y además, estos derechos son perfectamente compatibles con otros de carácter industrial. Las obras artísticas son esculturas, dibujos, grabados, cómics, fotografías y las demás obras plásticas sean o no obra de arte aplicada.

Sin embargo ¿Se puede considerar que unas zapatillas de deporte con una N especial son OBRA ARTÍSTICA? ¿Qué características ha de tener un diseño de moda para ser protegido vía propiedad intelectual?

La ley establece que podrán ser protegidas obras artísticas aplicadas a la industria – por ejemplo, los diseños – pero si esto careciese de limites todos los diseños estarían protegidos, por lo que se pararía completamente el progreso y de desvanecería la esencia de la moda, que en verdad, es la “inspiración” en años anteriores, tendencias antiguas… que sería de nosotros sin la expresión “vuelven los 70” con los pantalones de campana… EN DEFINITIVA, no todo diseño es arte.

¿Pero, quien lo decide?

Supongo que caso por caso, es una cuestión muy polémica pero siempre será partiendo de los requisitos de originalidad y carácter singular establecidos en la Ley de Protección Jurídica del Diseño industrial, con unos estándares de originalidad, calidad y expresión de la personalidad del autor a niveles muy elevados, algo como las colecciones de los grandes diseñadores de alta costura.

Y, para concluir, siento decir que por muy distintivo y original que sea el diseño de New Balance, en mi opinión no es una obra de arte. Sin embargo, solo queda esperar a la decisión de los tribunales estadounidenses al margen de mi argumentación basada en legislación española para así poder aprender un poquito más de esta dificil distinción entre plagio e inspiración, entre diseño y obra de arte.

Batalla de Marcas entre Rihanna y DC Comics

No solo de los diseños vive la moda.

La cantante Rihanna, quien ya ha realizado varias colaboraciones como imagen y embajadora de numerosas marcas (River Island) se mete de lleno en el mundo de la belleza, empezó a principios de este año colaborando con la firma de cosméticos MAC (Riri loves MAC) y esta semana se anunció en Harpers Bazar que tendrá su propia firma cosmética tras el lanzamiento de su nueCaptura de pantalla 2015-09-13 a las 23.36.28vo perfume “RiRi”. La cantante ha declarado que siempre había deseado hacerlo… pero no todo es tan fácil como parece.

La artista de Barbados de nombre completo, Robyn Rihanna Fenty, presentó en 2014 una solicitud de marca en la Oficina de Patentes para registrar su marca: ROBYN, sin embargo esto pareció no gustarle demasiado a DC Comics (la editorial estadounidense creadora de  Batman y Robin, entre otros) ya que, de manera inmediata presentaron denuncia oponiéndose a esta solicitud de marca alegando que e esta podría crear confusión y aprovechamiento del esfuerzo ajeno por asociación, beneficiándose Rihanna de la popularidad de DC Comics

Creen además que el uso por parte de Rihanna de ese nombre podría dañar la reputación del superhéroe, así como crear “confusión, errores y engaños entre el público” y recalcan que Robin apareció por primera vez en un cómic de DC en 1940, mientras que Rihanna rellenó su solicitud en junio de 2014.

Antes de analizar la problemática jurídica que este duelo de titanes del mundo artístico representa, es conveniente resaltar que, existen entre España y EEUU en relación a la protección de las marcas o trademark, numerosas similitudes pero también diferencias destacables.Captura de pantalla 2015-09-13 a las 23.28.49

De esta manera, si esto hubiese ocurrido en España…

Nuestra Ley 17/2001 de marcas es clara y sencilla, marca es todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras, una marca es un activo intangible para una empresa pues la diferencia y reconoce del resto, así, las marcas se protegen para evitar que terceros se aprovechen de la reputación de marca generando confusión y asociación a los consumidores.

La protección de la marca: procedimiento y oposición al registro.

El artículo 2 de esta ley establece que el derecho de protección sobre una marca se obtiene por – el registro válidamente efectuado – por lo que, conforme a esta se deberá seguir un procedimiento legal que comienza con la presentación de la solicitud ante el órgano competente de cada comunidad, cumpliendo una serie de requisitos y abonando la tasa requerida, a continuación se examinarán cuestiones de admisibilidad y forma. Si no existe ningún inconveniente la OEPM publicará la solicitud de marca en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, salvo que la misma fuera contraria al orden público o las buenas costumbres.

Es particularmente interesante el apartado 4 del articulo 18 de esta ley ya que establece la obligación de la OEPM de comunicar esta solicitud a los titulares de los signos anteriores registrados o solicitados que hubieran sido detectados como consecuencia de una búsqueda informática realizada por dicha Oficina y que pudieran formular oposición al registro de la nueva solicitud.

Así, en este caso al publicar la solicitud de Rihanna se entiende que comunicarían a DC Comics esta basándose en el artículo 6.1.b. “Por ser idéntico o semejante a una marca anterior y exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.” Si esto es así, Rihanna se vería, en principio, frustrada en su intención, sin embargo en esta ecuación falta una incógnita ¿Está la marca “Robin” registrada por DC Comics?Captura de pantalla 2015-09-13 a las 23.30.20

La ley española entiende como marca anterior aquella registrada cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen, por lo que yo me pregunto ¿Es realmente relevante que Robin sea muy popular y haya aparecido por primera vez en un comic en 1940 si este como tal no está registrado como marca? A efectos de prioridad marcaria ¿Es realmente un oposición fundamentada?

OJALÁ fuera tan sencillo.

La realidad es que cualquier tercero que se considere ofendido podrá oponerse a la concesión de la marca basandose en los motivos del artículo 9 LM

  1. El nombre civil o imagen que identifique a persona distinta del solicitante de la marca — Este NO.
  2. El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante.
  3. los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por derecho de autor u otros derechos de propiedad intelectual.
  4. Nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica […]

Estas prohibiciones de registro causa de la oposición efectuada pueden salvarse con una simple autorización del ofendido. En nuestro caso, me decanto por la causa segunda…. y ya que no parece que DC Comics vaya a dar su brazo a torcer habrá que esperar… en España en este tipo de situaciones la OEPM realiza un examen de oficio para comprobar si esta solicitud incurre en el motivo de prohibición alegado o no, si esta respuesta es afirmativa se decreta la suspensión del expediente de tramitación de marca y se comunica esto al solicitante (Rihanna), quien deberá de presentar sus alegaciones.

Finalmente, quien decidiría si  la palabra “Robyn” es lo suficientemente diferente de “Robin”, o por el contrario, puede generar confusión es la OEPM, y en el caso de EEUU será the U.S. Patent and Trademark Office .

Cabe destacar que esta no es la única batalla legal en la que se encuentra inmerso DC Comics, ya que se enfrentó con el club de futbol Valencia F.C. por querer utilizar un logo en forma de murciélago que guardaba gran parecido con el emblema de Batman, al final, se salieron con la suya.

Os dejo un link en donde se resume a grandes rasgos las características más importantes del Trademark estadounidense, del que hablaré en siguientes posts, espero que os sea de interés: http://www.elparacaidista.com/traba/traba25.cfm


Fuentes:

http://www.laprensagrafica.com/2015/05/26/rihanna-enfrentada-con-dc-comics

http://www.elespectador.com/entretenimiento/arteygente/gente/pelea-entre-rihanna-y-dc-comics-articulo-561730

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2467081/0/rihanna-dc-comic/enfrentan/robyn/#xtor=AD-15&xts=467263

http://www.t13.cl/noticia/tendencias/espectaculos/la-batalla-entre-rihanna-y-dc-comics-por-el-uso-de-un-nombre

PRONOVIAS VS ROSA CLARÁ: Los actos de imitación y la teoría del ahorro de costes

Ya se ha hecho referencia en anteriores posts a determinados actos de competencia desleal, pero… ¿que es esto exactamente?

La competencia desleal (unfair competition) engloba todas las prácticas realizadas por los competidores fuera del ámbito de la buena fe, esto es prácticas que buscan el aprovechamiento del esfuerzo ajeno que permiten obtener un beneficio sin ningún mérito ni esfuerzo. En un contexto de libertad de mercado es necesario regular este tipo de prácticas desleales en busca de una verdadera lealtad en la competencia.

Así, la Ley de Competencia Desleal (en adelante, “LCD”) en su artículo 1 establece su objetivo, que no es otro que la  protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado, y a tal fin establece la prohibición de los actos de competencia desleal. Así, se establece una presunción de deslealtad cuando un acto sea objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero. Siendo aplicable esta ley a todos los empresarios, profesionales y a todas las personas físicas o jurídicas que participen en el mercado.

Este cuerpo normativo establece una serie de actos desleales, tales como actos de engaño, de confusión, prácticas agresivas, actos de comparación, de denigración etcétera… pero en nuestro caso nos centraremos en un tipo de actos desleales: los actos de imitación (art. 11 LCD)Pronovias_108

Hace unos años (alrededor del 2002-2003) Pronovias interpuso demanda contra Rosa Clará, ambas dos firmas de moda nupcial muy relevantes en España, por competencia desleal. Se basaba en que la demandada había cometido una serie de actoa de competencia desleal, entre ellos,  la copia o plagio de una serie de modelos de su colección de primavera/verano 2002.

Se interpuso recurso de apelación por ambas partes y estos fueron los argumentos del tribunal:

Las alegaciones por parte de Pronovias en cuanto a una “imitación del modelo de negocio” se incardinó en el ámbito del artículo 11.2 LCD , en cuanto imitación desleal por comportar un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, por razón del supuesto ahorro de costes que le supuso a Rosa Clará obtener un modelo de negocio similar -eludiendo todos los costes que comporta la creación y configuración de todosPronoviasLogo los elementos que integran una organización empresarial- 

La jurisprudencia interpreta este artículo de manera restrictiva limitándolo a los supuestos de “imitación por reproducción” es decir,  la imitación de prestaciones originales ajenas mediante el empleo de especiales medios técnicos que permiten la multiplicación del original a bajo coste, así se consigue la apropiación inmediata de la prestación ajena sin aportar el esfuerzo y los costes que supone su recreación, y esto determina la destrucción de la posición ganada por el pionero (empresario imitado), al que se impide la amortización de los costes de producción, este ahorro de costes del imitador se traduce en un precio de venta más bajo – de ahí que la deslealtad venga determinada por el ahorro de costes que se obtiene gracias a la reproducción.

Por lo tanto, el tribunal defiende que no podrá reputarse desleal la imitación por reproducción cuando sea introducida en el mercado en el momento que el pionero ya ha amortizado sus costes de producción.

Además han de concurrir una serie de circunstancias:

1. Que el pionero haya incurrido en unos costes de producción sustanciales,

2. Que el imitador haya logrado un notable ahorro de costes (esto exige tener en cuenta si se han introducido elementos propios que aumenten sensiblemente los costes de producción del imitador.)

3. La imitación ha de representar para el pionero una seria desventaja comercial – imposibilidad de amortizar sus costes.

La jurisprudencia avala que si el imitador ha incurrido en los costes representados por el trabajo de hacer la réplica del modelo original, no podrá ser tachada de desleal la imitación.

Por otra parte, como en la mayoría de las ocasiones, existe una estrecha relación entre los derechos derivados de la ley de propiedad industrial y los actos de competencia desleal, en este sentido, la primera concede un derecho de exclusiva al pionero para que explote la prestación durante un tiempo determinado en régimen de monopolio, lo que le permitirá amortizar la inversión y costes de producción. Por el contrario, lo que exige la ley de competencia desleal para que una conducta de este tipo no sea desleal es que el imitador incurra en los mismos o en algunos de los costes de producción en que ha incurrido el pionero.

De ahí que el artículo 11 comience con una cláusula general que consagra la licitud de la imitación, siempre, claro está, que no suponga la violación de un derecho de exclusiva (si así sucede ya no habrá propiamente acto de competencia desleal, sino violación de un derecho de exclusiva). No recorosaclaranoce la LCD , por tanto, un principio general de protección de la mera inversión.

Como conclusión y en referencia a lo antedicho, cabe señalar que el factor objetivo en este tipo de situaciones para observar una conducta desleal es el AHORRO DE COSTES, aunque cuenten los diseños con un formato o estructura similar, ya que siempre podrá existir la originalidad en sentido subjetivo, que a estos efectos es lo relevante, pues han sido producidos y confeccionados por ella misma o por su encargo, soportando los correspondientes costes.

Por lo tanto, ausente un derecho de exclusiva y fuera del caso de una reproducción que, de por sí, comportaría un ahorro de costes de producción, y salvo el caso de que comporte riesgo de asociación (no denunciado), la imitación es libre.

El tribunal concluye que “Además, por el fundamento expuesto, no comportará aprovechamiento indebido la imitación que sólo se sirve de la prestación ajena como modelo para configurar la propia prestación, lo que conlleva un esfuerzo propio.”

El “error” de Nasty Gal y sus posibles consecuencias legales

Lo de las marcas de moda ready-to-wear que copian diseños a las grandes firmas es un secreto a voces. Este tipo de actuaciones, normalmente no tienen ninguna consecuencia legal, pero de ahí a difundirlo abiertamente, hay un gran paso.

Esto es lo que ha hecho la firma americana Nasty Gal durante los Billaboard Music Awards 2015, evento con una tirada mundial y en el que las fotos de los diseños que lucen las distintas celebrities son publicitados automáticamente en las redes sociales, siendo así, como en otros muchos eventos de este tipo, una oportunidad para las grandes firmas de dar a conocer sus diseños. No se sabe exactamente si los diseñadores de Nasty no supieron reconocer su diseño o en el momento en el que vieron a la cantante estadounidense Taylor Swift con un modelo EXACTO al suyo no pudieron abstenerse de aprovechar esta oportunidad de publicidad tan única y sobretodo, gratuita.

Fuente: La vanguardia

Fuente: La vanguardia

La cantante, lucía un mono blanco de Balmain de la colección primavera – verano 2015, que fue copiado por Nasty Gal con un diseño denominado “Frisco Inferno” con un precio de solo 70 dólares. La firma low-cost vió la oportunidad y no la dejó pasar,  aludiendo publicamente en las redes sociales (instagram) que el mono de Taylor no era de Balmain, si no suyo, asumiendo abiertamente su actividad ilícita: el plagio.

TrasNasty Gal on Twitter la publicación de la firma americana en su Instagram, se agotaron a un ritmo de vértigo las existencias del mono Frisco Inferno, pero al darse cuenta de su confesión pública, eliminó ipso facto todas las fotos y comentarios que se compartieron en las redes en un intento de enmendar su error.

Tras esto, nos queda pensar ¿Se trata de un acto de competencia desleal del aprovechamiento del esfuerzo ajeno?

Es obvio que supone una violación de los derechos de exclusiva de Balmain, siendo la copia IDÉNTICA, la mires por donde la mires. Ante esta circunstancia Balmain, en función de si registró el diseño o no podría ejercer varias acciones legales – suponiendo que se tratase de un caso bajo la aplicabilidad de la legislación española – tanto las previstas en la ley 20/2003 como en el Reglamento del Diseño Comunitario, pudiendo reclamar a Nasty Gal daños y perjuicios así como la cesación de comercialización etcétera.

Pero por otro lado, también podría interponer demanda de competencia desleal, tanto por actos de engaño como por actos de confusión, como se establece en los artículos 4 y 5 de la Ley 3/1991 de Competencia desleal:

 Artículo 5.1 Se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, siempre que incida sobre alguno de los siguientes aspectos

a) La existencia o la naturaleza del bien o servicio.

Artículo 6. Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.

El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.

Así como por actos de imitación y explotación de la reputación ajena:

Artículo 11.2 No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.

Artículo 12. Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

Para terminar, indicar que existen medidas de protección de consumidores y usuarios tal y como considera el artículo 20 de esta misma ley, por lo que, y en virtud de lo establecido en la Ley para la Defensa de Consumidores y Usuarios (LCU), estos también podrán reclamar los daños sufridos por la actuación de Nasty Gal y la confusión generada

Artículo 20 Practicas engañosas por confusión para los consumidores 

En las relaciones con consumidores y usuarios, se reputan desleales aquéllas prácticas comerciales, incluida la publicidad comparativa, que, en su contexto fáctico y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, creen confusión, incluido el riesgo de asociación, con cualesquiera bienes o servicios, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor, siempre que sean susceptibles de afectar al comportamiento económico de los consumidores y usuarios.

nastygal

En definitiva, en mi opinión Nasty Gal ha pecado de avariciosa, pecado que puede tener muy severas consecuencias si la gran firma de moda Balmain decide interponer acciones legales contra esta, sin embargo, si esto no sucede en un futuro, está claro que la jugada le ha salido redonda y de continuar impune, este acontecimiento le ha traído fama y muchos ingresos extras.

C&A: El diseño comunitario y el derecho a indemnización.

La Audiencia Provincial de Alicante en su Sentencia nº 36/2014, de 20 de febrero de 2014 se pronuncia directamente sobre las posibilidades de defensa del diseño comunitario, es decir, el diseño no registrado, del cual ya se ha hablado en posts anteriores. En este caso concreto se discute acerca de la demanda que interpone la empresa Velvet S.L contra la conocida, C&A Modas S.L por la copia de un estampado floral – no registrado – y la posibilidad que tiene esta de reclamar indemnización ante esta violación de su derecho de exclusiva.

c&aEn primera instancia, se desestimaron algunas de las alegaciones del demandante. Por un lado se estimaron que efectivamente se había reproducido fielmente el tejido floral de Velvet en prendas comercializadas por C&A, pero se desestima la pretensión indemnizatoria y la culpa de la demandada, lo cual se explicará más adelante.

La Sentencia se pronuncia sobre el derecho a la indemnización que otorga la copia de un diseño no registrado, en este sentido, se observa que en la Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial, no aparece reflejado en ningún momento este derecho con respecto a otro diseño que no sea el registrado, tanto es así que en su artículo 54 se establece:

1. Quienes sin consentimiento del titular del derecho fabriquen o importen objetos que incorporen un diseño comprendido dentro del ámbito de protección del registrado, así como los responsables de la primera comercialización de éstos, estarán obligados, en todo caso, a responder de los daños y perjuicios causados.

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación no autorizada del diseño registrado sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos fehacientemente por el titular del mismo acerca de la existencia de éste, convenientemente identificado, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia.

Ante esta dudosa interpretación del artículo 54 que se presenta en la jurisprudencia, este tribunal considera que sin duda, la titularidad de un diseño no registrado confiere  a su titular derecho a resarcimiento en caso de infracción.

Además, el artículo 19 RDC – Derechos conferidos por un dibujo o modelo comunitario- se refiere tanto al diseño registrado como al no registrado, siendo así que el artículo 89 RDC no diferencia entre modalidad de diseños y contiene entre el catálogo de acciones una norma genérica, así, el apartado d) de este mismo artículo establece que:

1. Si en una acción de infracción o intento de infracción, un tribunal de dibujos y modelos comunitarios hallare que el demandado ha infringido o amenazado con violar un dibujo o modelo comunitario, dictará las resoluciones siguientes:

d) cualquier orden que imponga otras sanciones apropiadas en las circunstancias previstas por la legislación vigente en el Estado miembro en el que se hayan cometido los actos de infracción o de amenaza de infracción, incluidas las normas de Derecho internacional privado.

En este sentido, se engloba la posibilidad de indemnización por daños y perjuicios, remitiéndose así al artículo 88 en relación con la ley aplicable, en este caso la legislación española – ley 20/2003- en lo relativo a esta acción indemnizatoria.

La conclusión que se obtiene de lo anterior es que la infracción del diseño no registrado tiene como consecuencia un efecto idéntico al del diseño registrado, conclusión que comparte la doctrina más actual del Tribunal de Justicia que reconoce dicha la acción indemnizatoria dimanante de la infracción de un diseño no registrado en la reciente STJUE 13 de febrero de 2014 donde literalmente hace referencia a las “… pretensiones de indemnización del perjuicio derivado de las actividades del autor de esos actos “, señalando que tanto estas pretensiones como la obtención de información para determinar el perjuicio ” … se rigen, conforme al artículo 88, apartado 2, del mismo Reglamento, por el Derecho nacional del tribunal de dibujos y modelos comunitarios que conoce del litigio, incluidas las normas de Derecho internacional privado de éste.”.

En lo que respecta a lo que alega el apelante en relación a la “primera comercialización”, – y la consideración del demandante de  que si que tiene derecho a la indemnización por ser C&A importadora y primera comercializadora de los productos litigiosos en el marco de una interpretación estrictamente nacional – es necesario precisar si ha de considerarse el ámbito europeo o nacional en relaciónal diseño comunitario, el tribunal considera que la primera comercialización es la que se hace en UE y la importación es la que se hace respecto de Europa, no respecto España.

Para concluir, ha de ser la prueba de su divulgación -como factor para fijar el periodo de protección ( de 3 años, según el artículo 11 RDC) – y no la singularidad del diseño la que se ha de considerar por quien pretenda ejercitar este tipo de acciones, simplemente se tendrán que indicar los aspectos que le confieren singularidad – no probarlos, como pretende C&A en este caso – mediante una descripción, indicación, explicación o acotación de lo que entiende es singular el diseño, además, la jurisprudencia se pronuncia en este sentido alegando que en materia probatoria no puede ser bien recibido un criterio tan rígido como pretende la resolución establecer pues, como dice la STJUE de 13 de febrero de 2014…si el tribunal de dibujos y modelos comunitarios apreciara que el hecho de imponer a dicho titular esa carga de la prueba puede hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil la aportación de tal prueba, está obligado, para asegurar el respeto del principio de efectividad, a hacer uso de todos los medios procesales puestos a su disposición por el Derecho nacional para paliar esa dificultad, comprendidas en su caso las reglas de Derecho interno que prevean una flexibilización o una atenuación de la carga de la prueba .”

Esto se fundamenta en el artículo 85.2 RDC:

En los litigios derivados de una acción por infracción o de una acción por intento de infracción de un dibujo o modelo comunitario no registrado, el tribunal de dibujos y modelos comunitarios considerará que el dibujo o modelo es válido si su titular demuestra que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 11 y si indica en qué posee un carácter singular su dibujo o modelo comunitario. No obstante, el demandado podrá impugnar su validez por vía de excepción o mediante una demanda de reconvención para obtener la declaración de nulidad.

Una vez expuestas todas las consideraciones del Tribunal con respecto a la pretensión indemnizatoria de manera general, al final resultó que se desestimó esta pretensión simplemente por el hecho de que C&A carecía de culpa al considerar que al tratarse de diseños no registrados, que carecen del efecto publicitario del registro que la demandante no ha querido para sus diseños a pesar de que disponía de un año, desde su divulgación, para transformar -art. 7.2.b) Reglamento- el diseño no registrado en registrado y el demandante no ha probado la intensidad de la difusión de sus diseños, no aportando dato alguno acerca de sus ventas, puntos de comercialización, clientela, publicidad y similares que hubieran puesto de relieve que lo común en el sector, y por tanto también C&A Modas, eran conocerlos o deberlos conocer. Por lo tanto, en este caso, a pesar de ser miembro del sector y entendiendo que debiese de conocer estos diseños, no se considera negligente la actuación de C&A en consonancia con el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 19 del Reglamento, que establece

La utilización impugnada no se considerará resultante de haber sido copiado el dibujo o modelo protegido en caso de que sea resultado de un trabajo de creación independiente realizado por un autor del que quepa pensar razonablemente que no conocía el dibujo o modelo divulgado por el titular.

De todas maneras, en mi opinión, para observar esta consideración hay que tener en cuenta los distintos casos y las circunstancias de cada uno, puesto que normalmente en este sector, todos los diseños aun sin estar registrados, suelen ser suficientemente conocidos.