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Hablemos de desvergüenzas y verdades. ¿Quién no ha tenido alguna vez algo con el osito de TOUS, pero que no era de TOUS? Por error, por desconocimiento, dan igual las razones pero la verdad es que – y con mucho dolor en el corazón – la gran mayoría lo hemos tenido.
Es EXTREMADAMENTE fácil conseguirlo ¿no creéis?. Año tras año podemos ver como en los puestecitos de las playas o en la mismísima Gran Vía bolsos con ositos por doquier, carteras, pañuelos etc. – entre otras marcas – y a pesar de la lucha contra las falsificaciones que existe en España, no parece que sea suficiente…
Sin embargo, cometeríamos un error si pensáramos que es únicamente el escurridizo TOP manta el movimiento que comete ilícitos sobre marcas protegidas – falsificaciones vaya – ya que existen compañías perfectamente legalizadas, con su nombre y su razón social, inscritas en su Registro Mercantil que – por a o por b – deciden “presuntamente” actuar con el mismo «Modus operandi». O por lo menos eso parece.
Como ejemplo ilustrativo podemos comentar lo que sucedió en el 2014 cuando TOUS ganó el recurso presentado en la AP de Alicante contra la mercantil Alberkris por infracción de marca. Os pongo un poco en situación:
- En 2006 TOUS presentó denuncia -penal- y se hizo por la Policía una intervención en un establecimiento titularidad de Alberkris donde se incautaron un total de 1373 pendientes y collares con el osito de TOUS, los cuales no habían sido fabricados con autorización. Se le condenó por delito contra la propiedad industrial (art. 274 CP).
- Esta sentencia condenatoria se revocó en 2010 al considerar que gran parte de las características de las grafías de las marcas Tous, NO inducían a error sobre su autenticidad.
- Un año después se presentó demanda (civil) ante el Juzgado de marca comunitaria de Alicante por infracción de derechos de propiedad industrial, riesgo de confusión, asociación etc. Sin embargo, en 2013 TOUS perdió al estimarse la excepción de prescripción formulada por Alberkris (art. 45 LM) al haber incurrido más de 5 años desde la fecha de la incautación de los pendientes ya que en ese momento no se presentó demanda civil.
- TOUS apeló estableciendo porqué debía desestimarse esta prescripción de la acción debido a la vigencia de sus derechos, la notoriedad de la marca, la participación de la mercantil demandada en la comercialización de los efectos que dice infractores, las condiciones fácticas determinantes del juicio de confundibilidad y riesgo de confusión y lo relativo a los daños y perjuicios.
Una vez puestos en situación… analizamos los principales aspectos de la sentencia:
La notoriedad del osito Tous: La teoría del vínculo
En primer lugar, mientras que las marcas renombradas se extienden sin más a cualquier género de productos, servicios o actividades (art. 8.3 LM), las marcas notorias operan según el grado de notoriedad alcanzando su protección “a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente o en otros sectores relacionados” (art. 8.2 LM). Es decir, en nuestro caso del sector de joyería y bisutería.
Esto – siguiendo la argumentación de la sentencia – implica que, la infracción de marca – cometida por Alberkris – por riesgo de confusión y asociación, se ve agravada en tanto que el infractor se aprovecha de la notoriedad de esta marca. Este argumento desdice en su totalidad lo establecido por los tribunales en el 2010 alegando que las grafías no inducían a error al consumidor sobre su autenticidad.. y aquí es donde entra a jugar LA TEORÍA DEL VÍNCULO.
Esta teoría se aprecia muy bien en la Sentencia VIPS del año 2007
“…el riesgo de que el uso sin justa causa de la marca solicitada se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior persiste cuando el consumidor, sin confundir necesariamente la procedencia comercial del producto o servicio en cuestión, resulta atraído por la marca solicitada en sí misma y adquiere el producto o servicio designado por ella debido a que lleva tal marca, idéntica o similar a una marca anterior notoria.
O la Sentencia L’Oreal vs Bellure del 2009
«El tercero que hace uso de un signo similar a una marca de renombre obtiene una ventaja desleal de su carácter distintivo o de su renombre cuando mediante dicho uso intenta aprovecharse de la marca de renombre para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación o de su prestigio y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna. «
En otras palabras, los infractores – aun sin copiar de manera exacta las grafías – cometen infracción al saber que esos productos parecidos van a venderse más por la popularidad de la marca copiada, algo que no se puede calificar si no de lógico, ya que es básicamente un comportamiento desleal más claro que el agua.
Fuente: Lne.es
Y es que, a raíz del tema de las diferencias en las grafías, lo destacable es aquello defendido por el informe pericial – los productos incautados reproducen gráficos idénticos a la marca del osito Tous, (…) que desde una visión de conjunto, los signos son idénticos – sin embargo Alberkris continua diciendo que no, que no son confundibles ya que:
i) el informe pericial de la policía no determina semejanzas y diferencias entre las figuras originales y las incautadas;
ii) la SAP Valencia reconoce como diferencias al señalar que los originales de Tous son más redondeados y los falsos – destaco la palabra falsos – más aplanados y/o alargados
iii) que del examen comparativo resulta que si el signo de Tous represente una figura sentada, teniendo sus patas de frente representadas por dos círculos casi cerrados, el muñequito ocupado tiene sus patas separadas indicando que está de pie, sin que ni siquiera sea evidente que represente un osito. Sin tratar de ofender, pero me ha hecho mucha gracia y me hubiese encantado ver la cara del juez leyendo este último punto, ingenioso es sin duda.
El problema es que, por muy ingeniosos que sean los argumentos de la mercantil demandada, vuelven a encontrarse con el refuerzo de la protección de la marca notoria, que es aquella que por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca (art. 8.2 LM).
Fuente: cuerpoyplata.com
Así el art. 9.1.c) RMC autoriza al titular de la marca comunitaria para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: (…) c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuera perjudicial para los mismos «.
La verdad es que es difícil luchar contra esto. Porque – como no – hay mucha jurisprudencia que defienden la Teoría del Vínculo como referencia para solucionar este tipo de situaciones, como por ejemplo la STJUE de 23 de octubre de 2003, asunto C-408/01 (Adidas- Fitnessworld)
» la protección que confiere el artículo 5.2 de la Directiva no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca «.
Además, la STJUE de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07 («Intel-CPM»), puntualiza qué es lo que debe entenderse por tal vínculo:
«cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseco o haya sido adquirido por el uso de dicha marca, más probable será que, ante una marca posterior idéntica o similar, el público pertinente evoque la marca anterior «; y concluye después que » el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo «.
Por otro lado, STJUE 18 de junio de 2009, asunto C-487/07 (L’Oreal)
» la existencia de dicho vínculo en la mente del público constituye una condición necesaria pero insuficiente, por sí misma, para que se aprecie la existencia de una de las infracciones contra las que el artículo 5.2 de la Directiva 89/104 -equivalente al art. 9.1.c RMC- garantiza la protección a favor de las marcas de renombre «.
Esto es que, para que exista infracción marcaria = Teoría del Vinculo + aprovechamiento indebido – y perjuicio – de la notoriedad de la marca.
En nuestro caso concluyen que:
- Teoría del Vínculo à SI à los productos incautados reproducían gran parte de las características de grafías de las marcas Tous…»y aun existiendo diferencias la evocación sin duda existe tanto más tomando en consideración que tal grafía se aplica sobre objetos que son propios de los que reciben la marca de que se trata.
- Infracción por aprovechamiento indebido de carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad à SI àya que como dice la STS de 30 de mayo de 2013, hay aprovechamiento ilícito del carácter distintivo (lo que se denomina parasitismo o «free-riding» descrito en la STJCE 18 de junio de 2009 (L’Oreal)) cuando se produce «… la obtención de ventaja por el tercero, originada por la transferencia de la imagen de las marcas notorias de la demandante a los servicios distinguidos con las similares de la demandada, de modo que su comercialización resulte facilitada por dicha asociación co las anteriores notoriamente conocidas «, siendo fácilmente deducible que la propia comercialización de objetos evocadores y sin duda alusivos a Tous, en tanto reproducen una grafía conocida en el mundo de la joyería, supone el aprovechamiento indebido o prohibido de la distintividad y notoriedad del signo que consiste en la obtención de la ventaja que confiere al comercio el uso de productos portando un signo similar en el sentido descrito, lo que incluye, dice la STJUE LÓreal «… los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre .»
Como dice la administradora de Alberkris S.L. «el producto se tenía porque se vendía bien». TOUCHÉ.
La acción por daños y perjuicios: LA REGALÍA HIPOTÉTICA
Una vez que tenemos los motivos por los que se aceptan las pretensiones de TOUS – aplicables a cualquier situación análoga – no podemos finalizar sin saber qué se puede pedir a esta empresa infractora para resarcir el daño causado y que criterios se utilizan para ello. Pues bien,
Es interesante saber que el art. 42.2 LM (art. 14.1 y 101 RMC) establece que la infracción de la marca notoria constituye el presupuesto, sin ningún otro aditamento, del derecho indemnizatorio (responsabilidad objetivada). Una vez probada la infracción, probado el daño, y determinada la realidad del daño, resta fijar su extensión.
TOUS se basa, para fijar la indemnización, en el criterio de REGALÍA HIPOTÉTICA = precio licencia + precio franquicia (a grandes rasgos)
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Sin embargo en este caso, el tribunal no está de acuerdo con el mismo ya que, aunque la acreditación documental de la concesión de licencias y franquicias a terceros para la comercialización de sus productos constituye un criterio razonable, en este caso no está acreditado:
- Que el comercio fuera al por mayor
- Que los productos incautados fueran infractores más que de una modalidad de propiedad industrial.
Lo que es relevante a la hora de formular la hipótesis indemnizatoria sobre la base de licencias y franquicias porque las licencias que se aportan nada tiene que ver su extensión con el alcance del tráfico comercial de la infractora que constituye el presupuesto fáctico de la infracción de que se trata, ya que solo se incautaron un número limitado de piezas
Por la misma razón, tampoco parece razonable aplicar los criterios de precios de la franquicia pues, de nuevo, y como se constata en el modelo de contrato que se aporta, dichos precios lo son por la adquisición del derecho de uso de la marca Tous, los diseños Tous, el Know-how y la clientela.
El tribunal finalmente decide aplicar un importe indemnizatorio sobre la base de aplicar un canon anual equivalente 1/4 parte del precio fijo de la franquicia y un importe alzado sobre la base de una cantidad determinada por cinco anualidades.
Este caso, no será ni el primero ni el último, ni TOUS es la única afectada por este tipo de situaciones infractoras, esperemos que todas las sentencias sean tan ilustrativas como la que he intentado explicaros aquí. Os dejo un link que acabo de encontrar con otro caso de imitaciones de TOUS http://www.lne.es/sucesos/2012/11/05/joyerias-asturianas-implicadas-venta-imitaciones-tous/1322016.html y no solo en España http://www.noticel.com/noticia/169483/a-pagar-casi-un-millon-en-multas-por-imitaciones-de-tous.html
isfashionlaw.wordpress.com 
Excelente articulo!!!
Muchas gracias Carmen!!!