CASO OYSHO: Los requisitos de registro del diseño de moda

En este caso una importante empresa textil de tapicería, decoración y ropa de hogar (COMERSAN S.A) interpuso demanda a nuestra tienda de lencería y ropa de baño favorita (OYSHO) por la violación de un diseño bidimensional – estampado floral de aplicación textil – registrado por la autora, ya que la demandada comercializó bolsos en el año 2009 utilizando este diseño idéntico (salvo por el color, ya que se registró en B&W) por un precio de 25’95 €. Ante esto lo primero que hizo OYSHO fue instar la nulidad del registro de este diseño por carencia de los requisitos de singularidad y novedad que establece la LDI (artículos 6 y 7) aludiendo a que se trataba de un diseño es muy recurrente en el sector textil y ya comercializado anteriormente.

Los argumentos de la firma lencera se basaron en la ausencia de una impresión general distinta, aportando dictamen pericial por una experta en diseños de moda sobre las características del diseño registrado y su comparación con otros anteriores ya divulgados – esta manifestó que el tipo de estampado como el que se incluye en el diseño registrado se remonta al siglo XV y responde a un patrón muy conocido en el mundo de la moda. Y además, negaba la infracción por existir patentes diferencias  entre el diseño registrado y la tela de los bolsos.

1. la tela incorporada al bolso no comprende los veintiséis grupos florales del diseño original;
2. el patrón de repetición de los grupos florales no es el recogido en el diseño; y
3. los colores de la tela difieren del diseño registrado, que protege una composición floral en blanco y negro.

De esta manera la ST de la Audiencia Provincial de Barcelona de septiembre de 2012 se pronuncia acerca de las pretensiones de las partes:

• Sobre la nulidad del diseño en relación con los requisitos de registro del mismo.

 Los requisitos que deben concurrir para el registro del diseño son dos, en primer lugar LA NOVEDAD (art. 6 LDI) es decir, un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o antes de la fecha de la prioridad si ésta se reivindica, añadiendo que se considerarán idénticos los diseños cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes. Cabe aclarar el concepto de «accesibilidad al publico» que se da cuando este ha sido publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algún modo antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro (o antes de la fecha de prioridad), salvo que estos hechos razonablemente no haya podido llegar a ser conocidos en el curso normal de los negocios por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Unión Europea» (art. 9 LDI), por lo tanto, en aras de juzgar su novedad el diseño en cuestión habrá de ser cotejado con otros diseños anteriores ya divulgados en lo relativo a si resulta idéntico – y por tanto carente del requisito de novedad – o no.

Por otro lado, EL CARACTER SINGULAR (art. 7 LDI), se da cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad, para atender a esta es imprescindible atender al grado de libertad del autor.

Con respecto a este requisito cabe aclarar dos conceptos:

1. Usuario informado: La STJUE asunto C-281/10, Pepsico precisa que se refiere al «consumidor medio» en conclusión puede entenderse referido a un usuario que presenta no ya un grado medio de atención, sino una especial diligencia, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate, el grado de atención que se precisa establece que sin ser un diseñador ni un experto técnico, el usuario conocerá los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata, dispone de un determinado grado de conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos, por lo tanto, se considera usuario informado tanto al profesional distribuidor como al consumidor (usuario final)

2. Impresión general:implica que la sensación o efecto a considerar es la general o global, es decir, apreciada en su conjunto y no de la simple comparación de elementos individuales. En este sentido, es muy importante, sobretodo en la industria de la moda lo relativo al grado de libertad del diseñador, que implica tener en cuenta de qué manera y hasta qué punto las creaciones y soluciones formales vienen impuestas o limitadas por la técnica y la tendencia en función del sector industrial al que pertenece el diseño y sus características propias. La consecuencia valorativa es que cuanto más restringida sea la libertad del autor en la elaboración del dibujo o modelo impugnado, más podrán bastar las diferencias de escasa magnitud entre los dibujos o modelos controvertidos para causar una impresión general distinta en el usuario informado

• Sobre la actividad probatoria para fundamentar la nulidad de un registro de un diseño concreto

Para argumentar que un registro de un diseño no cumple con los requisitos exigidos legalmente, ha de tenerse en cuenta en primer lugar que no cabe juzgar los requisitos del registro con referencia a «la descripción explicativa» que puede acompañar a la solicitud de registro (art. 21.1a) LDI), si no que debe ser examinada respecto de la «representación gráfica» del mismo (art. 4 Reglamento 1973/2004) y necesariamente m
ediante el cotejo con soportes documentales o físicos de otros diseños con fecha fehaciente, acreditada su previa accesibilidad pública. Por ello es certera al aceptar la novedad del diseño registrado desde el momento en que la parte demandada no ha aportado un documento o soporte que muestre un diseño idéntico o casi idéntico (art. 6 LDI) que hubiese sido hecho accesible al público (art. 9 LDI) antes de la fecha de solicitud del diseño de la actora. Además, tampoc
o podrá soportarse únicamente sobre la declaración de una experta en el diseño de moda, esta declaración únicamente podría adquirir valor si se hubiera efectuado sobre la base empírica del cotejo con diseños con fecha fehaciente de su previa divulgación e incorporados a las actuaciones.

• Sobre la infracción de los derechos de exclusiva sobre el diseño.

 Según establece el art. 47 LDI, «La protección conferida por el diseño registrado se extenderá a cualquier diseño que no produzca en el usuario informado una impresión general diferente. Y para determinar el alcance de la protección se tendrá en cuenta el margen de libertad del autor al realizar el diseño. En consecuencia una reproducción IDÉNTICA o que difiera solo en DETALLES IRRELEVANTES, no producirá al usuario informado una impresión general distinta a la producida por el diseño registrado, pero, como ya se ha mencionado antes – cuanta menos libertad tiene el diseñador, más se tendrán en cuenta los detalles para causar una impresión general distinta. Sin embargo, en nuestro caso, al tratarse de un estampado de un bolso – la libertad del diseñador es muy amplia – Y, de no ser así la demandada debería de haber acreditado que la composición floral del bolso venga condicionada por ciertas tendencias estéticas que limitaban la creatividad del diseñador del bolso controvertido.

Con todo esto, se realizó un cotejo entre el diseño registrado y el estampado floral del bolso comercializado, estimando las pretensiones de la actora – y condenando a OYSHO a cesar en la comercialización y a indemnizar, entre otros – se concluyó que el bolso incorporaba fielmente de manera exacta o casi exacta, el diseño registrado, sin atender a ninguna de las consideraciones que presentó la demandada con relación al color – por la imposibilidad de multiplicar la solicitud de registro en tantas combinaciones de colores como sea posible en la práctica, tratándose de un diseño en el que no priman los colores sino las formas, contornos, detalles lineales, disposición de los elementos – y a los grupos florales del original –  ya que basta con que incorpore una parte suficiente y sustancial para que la tela del bolso produzca en el usuario informado la misma «impresión general-

Isabel Marant acusada de plagio: Los derechos de autor en los pueblos indígenas.

La comunidad  indígena mejicana, Tlahuitoltepec Mixe acusa a la diseñadora francesa Isabel Marant por plagio de una blusa tradicional que para ellos forma parte de su patrimonio cultural. Según fuentes como Telva, revistamujer.cl y licentia – patentes y marcas, como comenzó por un tuit de una conocida cantante mexicana, Susana Harp, en la que publicó el diseño de Isabel Marant de la colección primavera-verano 2015 de su línea low-cost Etoile. Así “Tlahuitoltepec lo considera una apropiación de un patrimonio cultural con fines comerciales“ dijo Erasmo Hernández González, presidente municipal de Tlahuitoltepec a elmundo.es. Y agregó que “La Blusa de Tlahuitoltepec extiende figuras ilusorias que refieren al equilibrio de la lengua ayuujk. Es un mapa, una forma de relacionarse con el mundo. Recrea lo cotidiano. Preside lo colectivo. Inaugura la comunidad. La Blusa es identidad”.

Fuente: noticiasnet.mx

La noticia se ha extendido y el poblado indígena ha exigido a la diseñadora que se reconozca la identidad de la blusa y el patrimonio colectivo de la comunidad, y que retire la misma de su colección, ya que la interpretación indígena de la propiedad no permite el concepto de autor, como se explicará más adelante. Las autoridades municipales han advertido que emprenderán acciones legales contra la diseñadora por la apropiación de su patrimonio cultural. Por el momento Marant no se ha pronunciado sobre el asunto, y esa misma blusa que el poblado vende por 30€ está siendo comercializada en la web de la diseñadora por un precio de 230€, un precio 8 veces superior.

Como paréntesis aclarativo, y estableciendo una analogía en relación con el plagio de obras plasmadas en diseños textiles considerando que esta situación ocurriese en España, cabe mencionar que el plagio es definido como la copia de una obra ajena presentada como propia, en este sentido, existe legislación – española –  que protege las obras frente a los plagios, esta es la Ley de Propiedad Intelectual, la cual en su artículo 1 que «la propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación», por lo tanto, quien sea el autor de esta obra tiene una serie de derechos morales irrenunciables, imprescriptibles e intransferibles (salvo ciertos casos contemplados en esta misma ley) y a su vez, derechos patrimoniales, libremente transmitible, renunciables y por un plazo determinado (Hasta la muerte del autor y 70 años después). Los derechos  que le reconoce esta ley al autor de una obra son:

• El derecho a exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra (paternidad), así como la conservación de la integridad de la misma (el «discurso» del autor) y a su divulgación.
• El ejercicio exclusivo de los derechos de explotación, como la reproducción de la obra, la distribución, comercialización, su comunicación pública y su transformación, acciones que no pueden realizarse sin la autorización del autor reconocido.
• Todas aquellas acciones judiciales para reclamar la indemnización por los daños materiales y morales ocasionados por el acto infractor (Art. 138)

Otro dato característico de este tipo de protección de los derechos de un autor sobre su obra es la ausencia de necesidad de registro, así, al contrario que las marcas, las patentes o los diseños, las obras protegidas por propiedad intelectual obtienen la protección por el mero hecho de serlo, con la posibilidad de acudir a un Registro para posibles contingencias futuras a efectos probatorios.

Pero a parte de esto, y con respecto al caso particular de los diseños de moda, la Ley de Protección del Diseño Industrial – así como el Reglamento del Diseño Comunitario, ya mencionado en artículos anteriores – que en su artículo 1.2 define aquello que se considera diseño como “la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación”, así, el diseño original estaría protegido con esta ley si demostrase su carácter singular y novedad conforme a lo establecido en la misma para gozar de protección registral durante una duración determinada. De todas maneras, aún pudiendo ser el diseño protegido por el reglamento comunitario, debería demostrar estas dos características de todas las maneras en lo relativo a la protección frente al plagio del mismo.

Fuente: telva

Sin embargo en este caso, se entiende que el diseño original no está ni registrado ni protegido por el reglamento (pues solo otorga una protección de 3 años) entendiendo que en su momento pudo ser protegido por el mismo, en este sentido, la única alternativa que nos queda sería la protección por derechos de autor – sabiendo esta ilimitada durante la vida del autor – reclamando la correspondiente indemnización por violación de los derechos patrimoniales y morales que atribuye la protección.

El problema está en que en este caso particular  – no hay autor, hay una comunidad cultural colectiva -, no se pide la protección por una serie de años – se pide la protección ilimitada por respeto a la integridad de la identidad de una cultura, de una minoría– , y es que, las comunidades indígenas y su patrimonio cultural ha sido objeto de multiples estudios en relación a sus creaciones artísticas y culturales.

Existe un estudio sobre la protección de la propiedad cultural e intelectual de los pueblos indígenas, redactada por Erica-Irene, Relatora Especial de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a ls Minorías (ISSN 1014-5680/ ONU/ Nueva York, 199 , en este estudio se destaca la creciente popularidad del arte y la cultura de los pueblos indígenas, colecciones como las de primavera-verano de ZARA, Mango o de grandes firmas,  muestran su veneración por esta tendencia. En un primer momento parece que esta popularidad no supone ningún daño puesto que se trata de una tendencia como cualquier otra, sin embargo los poblados indígenas no lo consideran así, entienden que este uso de su cultura y arte supone una violación de su integridad cultural como consecuencia de una apropiación de esta con fines comerciales.

En una mesa redonda sobre la propiedad intelectual celebrada en Australia en 1988 en la que participaron artistas, escritores y actores aborígenes, se quejaron de que los no aborígenes estaban utilizando motivos y temas aborígenes, lo que a veces provocaba interpretaciones erróneas y estereotipos negativos.  En un informe de 1989 por un comité designado para estudiar el arte y la artesanía de los aborígenes australianos se indica que a los ojos de estos, con la venta de una obra de arte no terminan los derechos de la comunidad cuyos motivos tradicionales ha utilizado el artista y se insiste en que las leyes de propiedad intelectual existentes no reconocen esos derechos de la colectividad. Por esto, el problema está en la diferencia de concepto de titularidad de una obra artística, ya que la tradición aborigen se basa en los derechos colectivos administrados en forma de custodia, por tanto los derechos sobre las obras artísticas corresponden a la colectividad y sólo se autoriza a algunos artistas de la comunidad a utilizar un diseño sin que este pueda a su vez autorizar la reproducción del mismo.

Así, los propietarios tribales de un diseño tienen un derecho en equidad sobre la autoría de esos diseños ya que son ellos y no el titular legal del derecho de autor propiamente dicho quienes están facultados para autorizar o no la reproducción de esos diseños.

¿ Hasta qué punto se puede utilizar o reproducir un determinado motivo es una cuestión de derecho consuetudinario local, así como de la historia del diseño concreto, y del acuerdo a que hayan llegado su creador y su primer propietario? Maddock llega a la conclusión de que no se puede formular una regla general aplicable a todos los diseños aborígenes, y que se ha de facultar a los pueblos indígenas a interpretar y aplicar sus propias leyes en lo que respecta a la forma de disponer su patrimonio.

Fuente: Smoda

El Convenio de Berna en 1971 estableció disposiciones por las que los Estados partes designarían «autoridades competentes» para controlar la concesión de permisos, el uso y la protección del folclore nacional, pero sin embargo, los pueblos indígenas se opondrían sin duda alguna que el Estado administrara su folclore como parte del patrimonio nacional, pagándose los derechos al Estado y no a sus comunidades, unos años más tarde, en 1982 la OMPI estableció una serie de “leyes modelo para la protección de las expresiones del folclore contra la explotación ilícita” aquellas que abarcan expresiones tangibles de la cultura tales como la cerámica, ropa, joyería y cestería, esta ley prohíbe “toda utilización con fines lucrativos y al margen de su contexto tradicional o consuetudinario sin autorización de una autoridad competente o de la comunidad propiamente dicha», así como todo tipo de publicación o empleo que no identifique los orígenes étnicos del folclore o deforme su contenido, leyes que han adoptado algunos países africanos.

En lo que respecta al Derecho Internacional Privado y al tratamiento de este tipo de situaciones tan peculiares, es muy determinante el hecho de que en algunos países no se reconoce a estos pueblos como entidades jurídicas que puedan poseer bienes colectivos o ejercitar acciones ante los tribunales nacionales, en este sentido, la protección del patrimonio de los pueblos indígenas exigirá una acción internacional urgente y eficaz, este patrimonio incluye todas las expresiones del pueblo y cada uno debe decidir por si mismo los aspectos tangibles e intangibles que constituyen su patrimonio, como ocurre en este caso con la blusa plagiada.

Por último, en lo relativo al desarrollo comercial de las artes y diseños propios de los pueblos indígenas, es preciso afianzar la capacidad institucional de los pueblos para beneficiarse de las leyes existentes, como las relativas a las marcas y los derechos de autor, y no se debe reconocer que estos elementos sean enajenables, principio que debería ser adoptado por organismos como la OMPI o la UNESCO, para así educar al pueblo y asociaciones a respetar los derechos de los pueblos indígenas a su intimidad, integridad cultural y el control de su patrimonio de conformidad con sus propias leyes e instituciones.

Pero, de todas maneras, existiría un problema si su consideración fuese abiertamente aceptada, y más aún con la creciente popularidad de las prendas folclóricas ¿Podrían limitar así la “originalidad” o “libertad” de tendencias y diseños en el mundo de la moda? Esto es un tema bastante discutido puesto que, aunque la propiedad intelectual proteja cualquier obra original con el único requisito de un esfuerzo humano, sin embargo en el mundo de la moda, por su naturaleza, esto no sería posible porque en el fondo todo o ya está inventado o se reinventa basándose en algo anterior, de tal manera que el diseño industrial considerado como obra artística, tendrá que tener una “singularidad y originalidad especial” basada en una individualidad configurativa del autor, y esto es un requisito bastante difícil de demostrar en el mundo de la moda.

Por todo lo dispuesto anteriormente, resulta este caso de difícil solución por las especialidades legales de los poblados indígenas en general y por su concepción del arte, si bien, en mi opinión podrían considerar la opción de alegar violación de derechos de autor – considerando como autor al pueblo indígena en su conjunto –  ante el tribunal que haya de conocer el asunto según el Derecho Internacional Privado, de manera que si por ejemplo se establece que conocerán los Tribunales franceses (foro del domicilio del demandado) cabe señalar que en Francia existe una protección extensiva de los diseños de moda, ya que existe el Principio de Unidad del Arte por el cual el diseño de moda se protege tanto como diseño industrial y por derechos de autor.

Fuente: Fashion -south

Por poner un ejemplo de una situación parecida a esta, existen casos de aborígenes que han sometido este tipo de asuntos ante tribunales (en este caso, australianos), por ejemplo en 1989 Bulun Bulun contra Nejlam Pty Ltd. Por la impresión no autorizada de la obra de un pintor aborigen en camisetas fabricadas comercialmente, en el cual se estimó la pretensión de los australianos abonándoles más de cien mil dólares por daños y perjuicios, sin embargo, se considera más conveniente resolver este tipo de asuntos vía negociación.

Esta no es la primera vez que una comunidad indígena planta cara a una firma de moda, en el año 2013, el desfile de Victoria Secret’s suscitó las protestas de los indios estadounidenses, que se sintieron ofendidos debido a que Karlie Kloss salió ataviada con el clásico tocado de plumas que portan sus jefes o guerreros como símbolo de valentía, pero que en ningún caso llevan las mujeres

Para más información acerca de los pueblos indígenas y de su patrimonio cultural en lo relativo a derechos de autor y protección de diseños:http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio/mc/patrimonioculturale/n-0/capitulos/12-Patrimonio_Inmaterial_derechos_PI.pd

Los perfumes de equivalencia: El parasitismo o Free riding

De la misma manera que se imitan las camisetas, los bolsos o los zapatos se imitan los perfumes, sin embargo, existe una pequeña diferencia en torno a este acto de imitación, ya que en primer lugar y al contrario que los diseños industriales (prendas de vestir), los olores no son protegibles ni se encuentran encuadrados dentro de ningún tipo de derecho de exclusiva, por lo que, en consecuencia, son libremente imitables. De esta manera existen multitud de empresas que distribuyen y ofrecen al público una serie de fragancias de un olor casi idéntico al de otras, estos son los denominados perfumes de equivalencia.

LLevan unos cuantos años estas fragancias campando a sus anchas en los supermercados o franquicias especializadas sin ningún tipo de consecuencia legal, pero parece que se acaba la era de los perfumes de 100 € a un precio de 9’99. Pero ¿Cómo exactamente? Y alegando el qué, habrá que acudir en todo caso a previsiones legales alternativas sin tener en cuenta en ningún momento la identidad del olor. Así, en enero de 2015 el juzgado de lo Mercantil de Alicante dictó sentencia estimando las pretensiones interpuestas por los representantes de marcas como CH, J PAUL GAULTIER, NINA RICCI etcétera contra las marcas que comercializaban y distribuían este tipo de fragancias, alegando :

1. Violación de marcas españolas y comunitarias por actos de ofrecimiento, comercialización, promoción con el uso de signos distintivos causando confusión que implica un aprovechamiento indebido de la notoriedad y causando un menoscabo a su reputación (art. 34 Ley de Marcas y art. 9.1 y 14 del reglamento 207/2009 de Marca Comunitaria)
2. Competencia desleal (arts. 10, 12, 18 Ley de Competencia Desleal)

Los demandados, entre otros Caravan y Shaphir, que entiendo conocemos todos, quedado acreditado que suministraban listados de equivalencias empleados como un elemento decisivo para definir el verdadero valor de las fragancias, negaban todo lo alegado por los demandantes estableciendo que:

1. Solo comercializaban perfumes de tendencia con sus propias marcas sin reproducir los signos distintivos, y que el uso que hacen de las marcas era únicamente descriptivo e informativo sin intención de confundir ni menoscabar la reputación de las marcas.

2. Con respecto a la equivalencia y la referencia a los signos utilizados alegaban que el TJUE en los casos  BMW y Kerry defendía que la mayoría de los consumidores consultados en un estudio de mercado consideran que el gran valor de los perfumes no es su equivalencia y que el 100% sin embargo se consideran adecuadamente informados con tal referencia.

El Juzgado se pronuncia sobre lo siguiente en relación con las alegaciones de las partes:

• Sobre la infracción de los derechos marcarios 

Cabe especificar una serie de expresiones que se aclaran de manera sucinta y que son muy relevantes en este tipo de procesos

1. Uso en el tráfico económico:  aquel que se realiza en el marco de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada siendo indiferente que su intervención no incida d
rectamente en el consumidor o que el minorista emplee esta información para llevar a cabo otra forma de infracción. No es, por tanto,  un acto preparatorio sino un acto ya de por sí con incidencia en el tráfico económico y  per se constitutivo de una violación de los derechos de exclusiva. 

2. Doble identidad de signo y producto/servicio: en un supuesto de doble identidad,  para que el titular de una marca pueda invocar su derecho exclusivo, en la situación relativa a la utilización por un tercero de un signo idéntico a esa marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los cuales ésta ha sido registrada, basta que se reúnan los cuatro requisitos siguientes:

– Dicho uso debe producirse sin el consentimiento del titular

– Debe producirse dentro del tráfico económico,

– Tiene que producirse para productos o servicios

– El tercero debe utilizar dicho signo como marca, es decir, que el uso de tal signo por el tercero debe menoscabar o poder menoscabar las funciones de la marca y, en particular, su función esencial que consiste en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio.

 3. Uso meramente descriptivo de los signos: se pretende informar al consumidor y utilizar el prestigio para atraer la atencion del consumidor. Con respecto a esto la Court of Appeal (England & Wales) en el procedimiento L’Oréal SA  contra Bellure NV y otros por el uso de listas comparativas establece que «El titular de una marca registrada está facultado para prohibir su uso por un tercero, en una publicidad comparativa que no cumple todos los requisitos de licitud aun cuando dicho uso no menoscabe la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de los productos o servicios, siempre que dicho uso menoscabe o pueda menoscabar otra de las funciones de la marca»

• Sobre el parasitismo y el free riding

El tribunal considera que “El concepto de ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca,– «parasitismo» o «free riding» – no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar.  Por lo tanto, en los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre. (…) La ventaja obtenida por un tercero del carácter distintivo o del renombre de la marca puede ser desleal, aunque el uso del signo idéntico o similar no perjudique ni al carácter distintivo ni al renombre de la marca o, en términos generales al titular de ésta.
para marcas tanto idénticas como similares (en las que pueda concurrir riesgo de asociación o confusión) se añade que entre las funciones de la marca se encuentran también las  consistente(s) en garantizar la calidad de ese bien o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad , pudiendo además apreciarse en tal supuesto infracción aun no existiendo perjuicio pero sí aprovechamiento o ventaja desleal.

En primer lugar, en lo relativo a esa «necesidad de equivalencia» como única vía para informar al consumidor, el tribunal considera que tal uso es necesario si, en la práctica, un tercero no puede comunicar al público dicha información sin usar la marca ajena  este uso debe ser realmente el único modo de proporcionar dicha información. En la sentencia se desestima puesto que aunque sea indiscutible calificar de conveniente para el comercializador incluir una referencia de equivalencia, que sin duda rompe esta barrera y permite un conocimiento cierto al consumidor sobre las características del producto sin llegar a probarlo, conveniencia no es necesidad, porque aunque el consumidor se encuentre más informado no es una información que resulte imprescindible para la adecuada comercialización del producto, puesto que el mismo puede hacerse utilizando los cauces habituales.

El tribunal añade,

Incluso si resulta que el valor más destacado del producto es acogerse a una tendencia olfativa o ser la imitación de un producto conocido, no es necesario indicar concretamente cuál, pues para ello sería suficiente con anunciar que se trata de productos de equivalencias, lo que entiendo sería perfectamente respetuoso con los derechos de terceros y con el principio de libre imitabilidad.

Por último, en cuanto a las conductas de los demandados, cabe aclarar que en cualquier caso especificar a qué producto se parece, no es descriptivo si no que se encuentra dentro del aprovechamiento del prestigio, notoriedad, calidad y publicidad de la marca para hacer su producto más competitivo. Concretamente si existe:

1. Un listado de equivalencias trasmitido al minorista por los fabricantes/distribuidores, Es Free riding
2. La frase «si te gustó (marca protegida) tienes que probar (marca o producto propio)» Es Free riding
3. Referencia a»otros de la misma familia olfativa» Es Free riding

• Sobre el riesgo de confusión, degradación de la marca y aprovechamiento ajeno

Muy brevemente se refiere a las alegaciones de los demandantes acerca del riesgo de confusión/asociación que podría tener el consumidor medio, y acaba concluyendo que no existe riesgo de confusión del origen empresarial no solo por el etiquetado con la marca de «Caravan nºx» sino porque el resto de elementos de su venta (lugar, envase,  packaging , tamaño e incluso precio) lo hacen inadecuado para producir esa vinculación en el consumidor medio. 

Con respecto a la dilución/degradación de la marca notoria se concluye que se debe tener en cuenta la posible vinculación de ambas marcas, y así es predicable esta vinculación cuando coinciden los elementos denominativos, y ello aunque las marcas protegidas e invocadas incorporen otros elementos gráficos que ocupen un lugar marcadamente secundario, como sucede en el presente, y por ello el público relaciona ambas marcas aunque no las confunda, pero en este caso NO existe riesgo de degradación de la marca pero sí existe aprovechamiento indebido.

• Sobre la competencia desleal.

Se invocan por la demandante los artículos 10, 12 y 18 LCD se estiman puesto que esta norma se entiende complementaria de las pretensiones en lo relativo a derechos de exclusiva.

De momento no tengo información relativa al posible recurso de apelación que han podido presentar los demandados, puesto que han sido obligados a cesar su comercialización y distribución y a la retirada de
los perfumes de los supermercados y otros centros de distribución al consumidor, además de pagar solidariamente la correspondiente indemnización. De todas formas, estas no son las únicas marcas que comercializan perfumes de equivalencia… 

  ¿Será el fin de las fragancias Low-cost?

Fuente de las imágenes: Google